Іолкін Я.О. Право на торговельну марку в Україні

summary

У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження, визначаються мета та завдання роботи, методологічна основа дослідження, його об’єкт і предмет, сформульовані положення, що відображають наукову новизну одержаних результатів, висвітлено практичне значення результатів дослідження, подаються відомості про їх апробацію та публікації.

Розділ 1. «Торговельна марка як об’єкт інтелектуальної власності» складається з чотирьох підрозділів.

Підрозділ 1.1. «Сутність права на торговельну марку та правова природа торговельної марки». Сутність права на торговельну марку розкривається через такі зовнішні її прояви: 1) специфіку вітчизняної правової термінології, що складає дефініцію торговельної марки і яка використовується для позначення торговельної марки як явища; 2) інтенціальну природу торговельної марки; 3) функції торговельної марки в господарській діяльності. Засадничі принципи правового регулювання відносин щодо існування та функціонування торговельної марки, зумовлені особливостями її правової та економічної природи. До зазначених принципів належать: 1) принцип графічності зображення; 2) принцип цілісності і самодостатності позначення; 3) принцип telle-quelle; 4) принцип моральності торговельної марки; 5) принцип інтенціальності торговельної марки; 6) принцип реального використання торговельної марки.

В результаті семантичного аналізу поняття «торговельна марка (знак для товарів і послуг)» робиться висновок, що термінологічне об’єднання двох об’єктів промислової власності (товарного знака і знака обслуговування) має суттєві правові наслідки для юридичного визначення поняття «обсягу правової охорони торговельної марки», а також змісту поняття «використання торговельної марки».

Онтологічний аналіз торговельної марки, як об’єкта права інтелектуальної власності, ґрунтується на теорії інтенціальності торговельної марки. Квінтесенцією теорії інтенціальності торговельної марки є те, що торговельна марка не має іншого змісту свого вираження, крім того, який вкладає в неї споживач в результаті певної психічної діяльності, торговельна марка не існує поза свідомістю споживача. Економічне та юридичне значення має не торговельна марка у формі відповідного вираження, а той характер зв’язку, який формує у своїй свідомості споживач між товаром і відповідною формою (наприклад, словесною, зображувальною, музичною). Інформаційна складова торговельної марки розрахована на формування відповідної інтенції у споживача, що і дає їй можливість виконувати свої функції на ринку. Ґрунтуючись на інтенціальній теорії торговельної марки, у роботі виділяються її матеріальні та віртуальні елементи. До матеріальних елементів марки належать: влучність, оригінальність позначення, здатність протистояти тенденції перетворитися з торговельної марки в видове позначення. Віртуальними елементами марки є: емоції споживачів, асоціації, які викликає торговельна марка у їх свідомості, демонстрація належності до певного соціального прошарку, демонстрація політичних чи релігійних переконань.

Зроблено висновок, що значущість інтенціальної природи торговельної марки підтверджується тим, що при визначенні її ринкової ціни, як об’єкта інтелектуальної власності, основну роль відіграють саме віртуальні елементи. Обгрунтовується доцільність виокремлення поняття «торговельної марки» і «знаку обслуговування» на законодавчому рівні, оскільки вони є різними у правовому режимі використання. Робиться висновок, що відсутність у легальній дефініції торговельної марки (в редакції Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 10.04.2008 р.), поняття «однорідності» товарів і послуг, що індивідуалізуються за допомогою торговельної марки, на відміну від попередніх редакцій закону, є помилковою.

У підрозділі 1.2. «Види торговельних марок» для розкриття правової природи торговельної марки саме як об’єкта права інтелектуальної власності, здійснюється правовий аналіз її видів за такими критеріями: 1) за природою позначення; 2) за онтологією позначення; 3) за ступенем відомості споживачу і характером уживання назви торговельної марки; 4) за ступенем розрізняльної здатності; 5) за суб’єктами, що користуються позначенням; 6) за юридичною підставою виникнення права.

Пропонується врахувати міжнародний досвід оформлення заявки на торговельну марку, в основі якої є кольорове позначення, а також досвід реєстрації звукових торговельних марок з позиції вимог міжнародного законодавства щодо «адекватного графічного» зображення позначення.

На підставі аналізу міжнародної практики вперше в вітчизняній правовій літературі виділяється ще одна група – реномовані знаки. Виділення і закріплення на рівні національного законодавства такого виду торговельних марок має суттєве значення для проведення експертизи і доведення наявності розрізняльної здатності у торговельних марок, які не визнані добре відомими, відповідно до законодавства, і не належать до групи знаків «telle-quelle».

За суб’єктним складом права на торговельну марку виділено: індивідуальні торговельні марки, колективні торговельні марки (колективні знаки) та спільні торговельні марки (спільні знаки).

У підрозділі 1.3. «Функції торговельної марки», останні, вперше в правовій літературі аналізуються за моментом їх виникнення: первинна функція торговельної марки виконується нею від початку використання торговельної марки – це функція індивідуалізації; похідна функція торговельної марки виникає вже безпосередньо в процесі використання торговельної марки в рекламі та її впливі на свідомість споживача. Такий поділ та правовий аналіз функцій, які виконує торговельна марка, за моментом їх виникнення у сфері господарювання має практичне значення при вирішенні питань оцінки вартості торговельної марки та кваліфікації правопорушень в сфері прав на торговельну марку як актів недобросовісної конкуренції.

У підрозділі 1.4. «Правовий режим торговельної марки» розкривається поняття «правового режиму торговельної марки». Зроблено висновок, що правовий режим торговельної марки як порядок регулювання, який уособлюється в комплексі правових засобів, що формують особливе поєднання дозволів, заборон, позитивних зобов’язань і фактичних уповноважень, має безпосередній вплив, зокрема, на свободу вибору тієї чи іншої торговельної марки господарюючим суб’єктом, з урахуванням інтересів інших учасників правовідносин щодо торговельних марок.

Розділ 2. «Учасники правовідносин щодо торговельних марок» складається з двох підрозділів.

У підрозділі 2.1. «Види учасників правовідносин щодо торговельних марок», за ознаками сфери правовідносин виділяються дві основні групи. Так, в сфері приватноправових відносин – це господарські організації та індивідуальні підприємці, між якими виникають правовідносини щодо використання торговельної марки в господарській діяльності. В сфері публічно-правових відносин – це органи державної влади (в особі уповноважених міністерств та відомств), фізичні та юридичні особи, між якими виникають правовідносини щодо надання відповідним позначенням режиму торговельної марки. До кола учасників правовідносин в сфері правової охорони торговельних марок, які є носіями публічних інтересів, у тому числі в сфері господарювання, відносяться: міжнародні та державні інституції, до компетенції яких належить рішення щодо правової охорони торговельних марок; фізичні та юридичні особи, які, відповідно до законодавства, можуть впливати на рішення відповідних компетентних органів щодо надання правової охорони торговельним маркам. Остання підгрупа учасників характеризується тим, що з її складу можна виділити осіб, які мають особисту заінтересованість та осіб, які мають юридичну заінтересованість у виникненні правової охорони певної торговельної марки. Особисту заінтересованість в належній правовій охороні торговельних марок мають особи, чиї особисті немайнові права пов’язані з існуванням на ринку відповідної торговельної марки (відомі в Україні особи, прізвища, імена, псевдоніми, факсиміле і портрети яких є складовою торговельної марки, а також спадкоємці цих осіб). Юридичну заінтересованість у сфері надання правової охорони торговельним маркам мають особи, які, в силу покладених на них законом обов’язків, відповідають за відповідність такої охорони нормам національного та міжнародного права (експерти Укрпатенту, які проводять формальну і кваліфікаційну експертизу заявлених до реєстрації позначень; судові експерти, які, у разі потреби, повинні бути залучені до розгляду справи в сфері інтелектуальної власності, зокрема, торговельних марок; патентні повірені – особи, які надають фізичним та юридичним особам допомогу і послуги, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності).

До кола учасників правовідносин щодо торговельних марок, які є носіями приватних інтересів в сфері господарювання, віднесено суб’єктів права на торговельну марку, які мають безпосереднє право на торговельну марку на визначених законом підставах.

У підрозділі 2.2. «Правові межі свободи вибору торговельної марки суб’єктом господарювання» визначаються правові межі свободи вибору торговельної марки суб’єктами господарювання через аналіз засад такого вибору, які класифікуються за такими ознаками:

-                    об’єктивні правові засади свободи вибору торговельної марки, тобто ті умови надання правової охорони торговельним маркам, які повинні виконуватися суб’єктом господарювання, якщо він розраховує на правову охорону своєї торговельної марки (дефініція торговельної марки – поняття торговельної марки, закріплене законодавчо та відповідність вимогам моральності обраного позначення);

-                    суб’єктивні правові засади свободи вибору торговельної марки, до яких відносяться умови відповідності торговим та іншим чесним звичаям ведення конкуренції при здійсненні підприємницької діяльності, обов’язковість дотримання яких також створює обмеження свободи вибору торговельної марки господарюючим суб’єктом (приналежність торговельної марки іншому господарюючому суб’єкту на підставі реєстрації або першовикористання).

Межі свободи вибору торговельної марки крізь призму її дефініції визначаються, зокрема, відкритістю каталогу позначень, які можуть бути основою торговельної марки. Правові межі свободи вибору торговельних марок суб’єктами господарювання зумовлюються також законодавчо визначеними умовами надання їм правової охорони. Серед умов реєстраційної системи виділяються та аналізуються такі групи: 1) вимоги, які ґрунтуються на основній функції торговельної марки – здатності розрізняти товари і послуги одних осіб від товарів і послуг інших осіб; 2) вимоги, пов’язані з певною шкодою, яку може спричинити торговельна марка шляхом дезорієнтації споживача на ринку товарів і послуг чи через невідповідність знака вимогам моралі; 3) вимоги, які стосуються використання геральдичних символів у торговельній марці; 4) вимоги щодо дотримання засад непорушення немайнових прав третіх осіб.

Розділ 3. «Зміст права на торговельну марку» складається з трьох підрозділів.

У підрозділі 3.1. «Підстави та порядок набуття права на торговельну марку» зазначається, що наявність господарської правосуб’єктності повинна бути передумовою виникнення права на торговельну марку як об’єкта господарських правовідносин, а умовою виникнення такого права є державна реєстрація торговельної марки чи пріоритет у її використанні, залежно від системи набуття правової охорони. Виникнення, зміна і припинення права на торговельну марку пов’язані з юридичними фактами, передбаченими нормами права. Оскільки правовідносини з приводу торговельної марки мають вольовий характер, здійснено правовий аналіз фактів-дій: акт державної реєстрації, використання в експонаті офіційно визнаних міжнародних виставках тощо.

У підрозділі 3.2. «Обсяг правомочностей в межах права на торговельну марку» зазначається, що механізм правового забезпечення обігу об’єктів інтелектуальної власності на ринку докорінно відрізняється від права власності, яке є основою товарообігу матеріальних речей. Обґрунтовується, що володіння, з його особливим змістом, зберігається і відіграє свою роль також серед правомочностей виключних прав. Специфіка володіння духовними благами полягає у первинності психічного володіння над матеріальним. Відповідно до інтенціальної природи торговельної марки слід виділити: 1) матеріальне володіння (фізичне панування над духовним благом у формі відповідної об’єктивізації) і 2) психічне володіння (виникнення ідеї використання відповідної марки й усвідомлення власником своїх правомочностей на неї). Враховуючи інтенціальну природу торговельної марки, об’єктом обох видів володіння є не торговельна марка як відповідне графічне відображення, а міра можливої поведінки.

Обсяг правової охорони зареєстрованої торговельної марки складається з таких елементів: 1) зображення торговельної марки чи іншого відповідного графічного відображення; 2) переліку товарів і послуг, зазначених у свідоцтві; 3) території країн реєстрації. Щодо визначення обсягу правової охорони незареєстрованої торговельної марки, то зазначені вище елементи слід застосовувати факультативно, відповідно до конкретних обставин справи, а третім, обов’язковим елементом, вважати територію країни першовикористання.

У підрозділі 3.3. «Способи розпорядження правом на торговельну марку» аналізується правова природа договорів, якими опосередковується розпорядження правом на торговельну марку. Обґрунтовується господарсько-правова природа договорів про передачу права на торговельну марку. По-перше, як й інші види господарських договорів, договори про передачу права на торговельну марку укладаються з господарською метою, під якою розуміється досягнення суб’єктом господарювання стабільного положення на ринку за такими напрямками: здобуття і підтримання ділової репутації у сфері господарювання; розширення ділових зв’язків із партнерами шляхом охоплення нових ринків для збуту своєї продукції і надання послуг, встановлення стабільних довгострокових відносин; розробка та підтримання належної організаційно-правової основи своєї господарської діяльності, яка б сприяла максимальному задоволенню господарської мети з найменшими виробничими затратами. По-друге, стосовно господарських договорів в цілому, і договорів про передачу права на торговельну марку зокрема, діють окремі правила щодо змісту, порядку та підстав їх укладання.

Відповідно до вітчизняного законодавства, національної та міжнародної практики укладання ліцензійних договорів, серед істотних умов останніх виділяються: предмет, гарантія якості товару, територія дії ліцензійного договору, строк дії ліцензійного договору. Зазначені умови можна охарактеризувати також як спеціальні (кваліфікаційні) умови ліцензійних договорів, оскільки саме вони виокремлюють ліцензійні договори в окремий вид господарських договорів. На основі аналізу норм міжнародного права та національного законодавства запропоновано визначення території дії ліцензійного договору і виділено такі її види як преюдиційна територія ліцензійного договору і фактична територія ліцензійного договору. Територія дії договору про передачу права на торговельну марку – це адміністративно визначена територіальна одиниця чи їх сукупність, в якій, відповідно до норм законодавства і договору передаються майнові права на торговельну марку. Преюдиційна територія ліцензійного договору – це територія, на якій, відповідно до норм міжнародного і національного законодавства торговельна марка може отримати правову охорону як об’єкт промислової власності і бути предметом договірних відносин. Фактична територія ліцензійного договору – це територія реалізації права, на якій існує правова охорона торговельної марки на момент укладання договору про передачу права на торговельну марку.

Щодо особливостей визначення строку дії ліцензійного договору, то у роботі робиться висновок, що строк дії ліцензійного договору не обмежується строком дії охоронного документу, оскільки не слід ототожнювати поняття «строк чинності виключних майнових прав» і «термін дії свідоцтва». Так, строк чинності виключних майнових прав визначається в сукупності: строком дії охоронного документу; можливістю отримання правової охорони торговельної марки в результаті її використання; правилами ведення добросовісної конкуренції.

Аналізуючи правову природу договорів про передачу прав на торговельну марку за критерієм обсягу правомочностей які передаються, було зроблено висновок про необхідність законодавчого визначення поняття «сфера ліцензійного договору», оскільки законодавець використовує останній, не розкриваючи змісту. Поняття сфери ліцензійного договору про передачу права на торговельну марку визначається через територію дії ліцензійного договору та перелік класів товарів і послуг, за якими право користування торговельною маркою передається ліцензіаром ліцензіату. Отже, сфера ліцензійного договору про розпорядження правами на торговельну марку – це обсяг правовідносин, який виникає в результаті укладання такого договору, обмежується фактичною територією його дії та обсягом правомочностей, які передаються. 

Розділ 4. «Захист прав на торговельну марку» складається з двох підрозділів.

У підрозділі 4.1. «Підстави захисту прав на торговельну марку» аналізується співвідношення поняття «правова охорона» та «правовий захист» крізь призму особливостей інституту права інтелектуальної власності. Порушення права на торговельну марку за галузевими ознаками є господарськими правопорушеннями. Останні аналізуються в роботі у двох аспектах: 1) порушення права на отримання свідоцтва; 2) порушення прав, що випливають зі свідоцтва.

У роботі дається визначення господарського правопорушення щодо права на торговельну марку як протиправної дії учасника правовідносин щодо торговельної марки, яка не відповідає вимогам законодавства у галузі права інтелектуальної власності і конкурентного законодавства. Господарські правопорушення щодо торговельної марки поділяються на договірні та позадоговірні (господарський делікт). У свою чергу, договірні правопорушення поділяються на: 1) правопорушення на стадії укладання договорів: порушення строків укладання договорів, процедури врегулювання розбіжностей, що виникають при їх укладанні; 2) порушення господарських зобов’язань: неналежне чи несвоєчасне відрахування роялті та інших платежів за використання торговельної марки, ненадання чи несвоєчасне надання консультаційних послуг, необхідних для виробництва товарів належної якості, порушення строків виконання договірних зобов’язань, недотримання належної якості товарів і послуг, неінформування і невжиття заходів проти актів недобросовісної конкуренції особою, на яку такий обов’язок було покладено договором. У дисертаційному дослідженні також аналізуються позадоговірні правопорушення у формі недобросовісної конкуренції в сфері господарювання, які проявляються в несанкціонованому використанні торговельної марки і які мають низку особливостей. У роботі робиться висновок, що країни-учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності мають право поширювати поняття «недобросовісної конкуренції» не лише на дії, що є недобросовісною конкуренцією в конвенційному розумінні цього поняття, але й на дії, що спричиняють отримання вигоди від репутації іншої особи, але які не передбачені текстом конвенції. На підставі аналізу міжнародного та національного законодавства, робиться висновок, що, враховуючи інтеграційні процеси України з ЄС, гармонізація вітчизняного законодавства в зазначеній сфері повинна базуватися саме на підставах положень Зеленої Книги Європейської Комісії. Вітчизняна та міжнародна судова практика аналізується з позиції матеріальних та моральних аспектів контрафакції.

У підрозділі дістали подальшого розвитку положення щодо правомірності чи протиправності паралельного імпорту та поняття «сірого ринку».

У підрозділі 4.2. «Порядок захисту прав на торговельну марку» аналізується адміністративний та судовий порядок захисту прав на торговельну марку. Як правило, за захистом порушеного виключного права звертається правоволоділець. Саме він, відповідно до ст. 20 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» має найширші можливості по захисту порушеного права. Водночас, якщо торговельна марка передається для використання третій особі, то остання, зазвичай, за договором наділяється самостійними можливостями по захисту порушеного виключного права, оскільки порушення цього права може суттєво зачіпати інтереси такої особи. Обсяг таких можливостей визначається угодою з правоволодільцем (ліцензійним договором про використання торговельної марки). Відповідно до законодавства України, захист надається не лише порушеному праву, але й охоронюваному законом інтересу. Проаналізовано співвідношення суб’єктивного права та інтересу при захисті прав на торговельну марку на підставі практики захисту охоронюваного законом інтересу правоволодільця Державним департаментом інтелектуальної власності МОН України.