Піхурець О.В. Охорона права на торговельну марку (цивільно-правовий аспект)

Краткое содержание

У вступі обґрунтовується актуальність досліджуваної теми, визначаються об’єкт, предмет, мета і задачі дослідження, висвітлюється наукова новизна та формулюються основні положення, що виносяться на захист, зазначається практичне значення одержаних результатів, їх апробація, вказуються публікації за темою дисертації.

Розділ 1 “Поняття торговельної марки як об’єкта правової охорони” присвячено постановці цивільно-правової проблеми, висвітленню питань, пов’язаних із визначенням стану цієї проблеми в літературі, та вибору основних напрямків і методологічних засобів її розв’язання.

У підрозділі 1.1. “Історія розвитку поняття торговельної марки” дослідження проблеми починається зі стислого історичного огляду основних історичних етапів формування і розвитку законодавства у галузі охорони торговельних марок, а також її основних функцій. Автор доходить висновку, що торговельна марка як соціальна реальність з’являється в епоху середньовіччя, як правова категорія стає відомою у другій половині ХІХ ст., юридично виокремившись серед інших засобів індивідуалізації товару і товаровиробника, таких, як підпис, клеймо тощо. Торговельна марка виникла в той період, коли відчувалась потреба у ній, коли культурна сфера економіки, яка базується на принципах конкуренції, вже не могла без неї обходитись. Зростання ролі та значення торговельної марки зумовило необхідність створення системи правового регулювання суспільних відносин, які складаються у сфері охорони, здійснення і захисту права на марку.

У підрозділі 1.2. “Поняття та функції торговельної марки” проаналізовано поняття “торговельна марка” та досліджено зміст і характер функцій, які вона виконує на сучасному етапі становлення економіки в Україні. Досягнення цієї мети в подальшому дозволить розглянути торговельну марку як об’єкт правової охорони.

На підставі аналізу як нормативного визначення, так і визначення наданого провідними науковцями поняття торговельної марки запропоновано авторське визначення в наступній редакції: торговельна марка – це марка (знак), яка відрізняє товари (послуги) одних осіб від однорідних товарів (послуг) інших осіб і призначена для реклами цих товарів (послуг) та полегшення споживачам вибору товарів (послуг) певної якості. Це визначення, на думку автора, поєднує особливості торговельної марки як соціальної реальності і правового феномену, а також відображає родо-видові відносини та приналежність торговельної марки до категорії марок (або знаків). Це обумовлюється небажаною полісемією слова “позначення”, яке може стосуватись як дії, так і об’єкта, і в обох цих випадках зустрічається в Цивільному кодексі України та Законі України “Про захист права на знак для товарів та послуг”. Тому дисертант вважає, що доцільно буде замінити в законодавстві термін “позначення” на “марку”.

По-третє, у визначенні знайшла відображення специфіка інституту торговельних марок, яка полягає у першочерговій орієнтації на задоволення інтересів споживачів. По-четверте, воно містить вказівку на головні функції торговельної марки (відрізняльну, гарантію якості, рекламну), що завдяки вираженому службовому характеру торговельної марки тільки збагачує визначення.

З огляду на особливості торговельної марки як об’єкта правової охорони, автор вважає за необхідне зупинитися на аналізі її функцій. Так, торговельна марка виконує наступні основні функції: відрізняльну (здатність відрізнити товари одних виробників від однорідних товарів інших), гарантії якості (здатність допомогти споживачу у виборі якісного товару або послуги) та рекламну (здатність сприяти здійсненню ефективної реклами товару або послуги). Ці функції є взаємозалежними і з практичної точки зору їх завжди слід розглядати комплексно. Наприклад, не можна говорити про ефективність рекламної функції, якщо торговельна марка позбавлена здатності виділення маркованого нею товару серед однорідних товарів інших виробників і гарантування стабільності його якості.

На думку автора, усі функції разом становлять інформативний зміст торговельної марки і впливають у певному психологічному розумінні на споживача, який, у свою чергу, за системою зворотнього зв’язку може впливати на діяльність виробника.

У підрозділі 1.3. “Критерії надання правової охорони торговельній марці” досліджено критерії (умови) надання охорони торговельній марці. У випадку виникнення спору щодо належності права, визнання реєстрації недійсною, порушення права на марку, саме встановлення відповідності торговельної марки умовам правової охорони стає ключовим.

Дисертантом зроблено висновок, що критерії охороноздатності торговельної марки фіксуються в негативній формі, тобто за допомогою перерахування ознак, які не повинні бути притаманні торговельній марці. Торговельна марка, що характеризується розрізняльною здатністю та новизною не може бути помилковою чи оманливою та суперечити державним інтересам, міжнародним угодам, публічному порядку, принципам гуманності і моралі.

Дисертант зазначає, що новою вважається така марка, що за своїм змістом не є ідентичною (тотожною) або схожою з відомими торговельними марками. Специфіка вимоги про новизну торговельної марки полягає в наступному: по-перше, ця вимога має локальний характер, по-друге, після припинення правової охорони марка знову може стати об’єктом виключного права в руках тієї чи іншої особи, по-третє, новизна визначається з урахуванням сфери використання, тобто у відношенні тільки тих марок, які застосовуються для однорідних товарів. Стверджується, що вимога про новизну торговельної марки має відносний характер.

На підставі аналізу п.1 ч.3 ст.6 Закону України “Про охорону права на знаки для товарів та послуг” автор дійшов висновку, що при буквальному трактуванні вказаного пункту можна зробити висновок, що заявленому позначенню протиставляються усі тотожні або схожі марки, які раніше реєструвалися в якості торговельних марок або заявлені на реєстрацію для однорідних товарів незалежно від того, чи чинні права на них на цей час і чи було їм відмовлено в реєстрації.  Тому, на думку дисертанта, п. 1 ч. 3 ст.6 Закону необхідно викласти в іншій редакції, а саме: заявленому позначенню можуть протиставлятися марки, раніше зареєстровані і чинні в Україні або заявлені на реєстрацію позначення, провадження щодо яких не закінчене. В протилежному випадку буде постійно накопичуватися баласт марок, які фактично не застосовуються, але які блокують використання таких чи схожих марок іншими особами.

Автор пропонує критерії встановлення схожості торговельних марок, які в сукупності підлягають оцінці, а саме: зовнішній вигляд та вид торговельної марки; зміст (смислові характеристики) марки; природа та функціональне призначення товару; сфера використання марки; характер господарської діяльності потенційних правоволодільців торговельних марок; ступінь набутої маркою популярності (відомості), та властива марці початкова відмінність; характер і розмір будь-якого фактичного змішання; тривалість використання марки; ступінь потенційного змішання – мінімальна чи значна; територія дії виключних прав; умови здійснення реалізації і споживачів, яким продаються товари, тобто зіставлення “імпульсивної” купівлі та ретельно обдуманої.

Далі стверджується, що торговельна марка повинна мати своєрідні відмітні ознаки, особливості, такі, які б дозволяли індивідуалізувати товар, тобто повинна мати розрізняльну здатність. Умова оригінальності конкретизується в ряді спеціальних вимог, що відносяться як до форми марки (допустимі види втілення марки), так і її змісту (смислові характеристики). До змісту марки пред’являються дві основні умови: торговельна марка не може бути описовою щодо товару і родовою. На думку дисертанта, зміст торговельної марки повинен мати незалежний, довільний характер по відношенню до об’єкта маркування, сприйматись як вигаданий символ, який не відображає товарної природи виробів (послуг), тобто притаманних їм якостей і властивостей. Тільки тоді марка в повному обсязі може виконувати відрізняльну функцію, виділяти товар (послугу) серед маси аналогічних товарів (послуг), яким притаманні такі самі споживчі якості.

До помилкових відносяться такі торговельні марки, що містять свідомо неправильні відомості про товар, такі, що не відповідають дійсності. Оманливими вважаються марки, що прямо чи опосередковано дають відомості, які здатні ввести споживача в оману щодо товару чи джерела його походження. Питання наявності небезпеки введення в оману може бути розцінене тільки з позиції товарів (місце виробництва, природа виробів), для яких призначається торговельна марка. Причому для вирішення питання про наявність небезпеки введення в оману вирішальним повинна бути думка середнього споживача.

Підрозділ 1.4. “Види торговельної марки та їх правове значення” присвячено дослідженню видів торговельних марок та значенню видової класифікації марок для правозастосовчої та нормотворчої практики.

Виходячи з того, що законодавство України не встановлює, яким вимогам повинен відповідати той чи інший вид торговельної марки, а лише визначає найбільш поширені з них, що можуть бути визнані як марки, дисертант стверджує, що детальна регламентація в законодавстві конкретних припустимих форм зовнішнього вираження марки (видів) є зайвою. Автором запропоновано на рівні законодавства вказати, що об’єктом марки може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які здатні відрізнити товари та послуги одних осіб від товарів та послуг інших осіб і які мають бути представлені графічно й сприйматись споживачами візуально.

У торговельній марці головним є її зміст (смислові характеристики), форма (припустимі види втілення марки) ж їх вираження відіграє тільки службову роль. Якщо позначення відповідає всім критеріям охороноздатності торговельної марки, але виражене у формі, не передбаченій законодавством, такому позначенню, швидше за все, буде відмовлено в реєстрації в якості марки. Таким чином, часто невиправдано звужуються можливості товаровиробників щодо створення ефективних торговельних марок.

Розділ 2 “Правове регулювання використання торговельної марки” складається з п’яти підрозділів і присвячується дослідженню юридичної природи суб’єктивного права на торговельну марку, виникнення та припинення права на марку і особливостей здійснення права на марку на підставі договору.

У підрозділі 2.1. “Юридична природа суб’єктивного права на торговельну марку” здійснено стислий аналіз існуючих підходів до визначення правової природи торговельної марки, як об’єкта цивільно-правових відносин. Автором обґрунтовується точка зору, згідно з якою правовий режим створення, використання, охорони і захисту торговельної марки значно відрізняється від правового режиму виникнення, використання і захисту матеріальних об’єктів права власності. Віднесення торговельної марки до об’єктів права власності слід визнати безпідставним. Реалізація права на торговельну марку – це не безпосередній доступ до матеріального об’єкта, а лише здійснення права на певну діяльність, що тільки на наступному етапі може привести до одержання матеріальних цінностей.

Обстоюється позиція, що право на торговельну марку за своєю правовою природою необхідно віднести до виключних прав на результати творчої діяльності. З цього випливає, що правова охорона торговельної марки повинна надавати тільки правоволодільцю зареєстрованої марки юридично забезпечену можливість необмеженого господарчого використання її у виробництві і торгівлі, водночас виключаючи з-поміж користувачів усіх інших осіб. З позитивної сторони зміст цього права зводиться до виключної можливості використовувати марку будь-яким способом, з негативної – до заборони всім іншим застосовувати ту ж саму марку таким же способом. У свою чергу, право на торговельну марку відноситься і до категорії абсолютних прав. Ніхто, крім уповноваженої особи, не може використовувати марку. Кожне використання її іншими особами без згоди правоволодільця в будь-якій формі є правопорушенням.

Обґрунтовано пропозицію про внесення відповідних змін до чинного законодавства, які передбачають можливість встановлення права власності на результати творчої діяльності. Зокрема, з назви ст. 41 Конституції України необхідно вилучити слова “результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності”, а із Закону України “Про власність” слід виключити ч.2 ст. 13 і в цілому розділ VI.

У підрозділі 2.2. “Виникнення суб’єктивного права на торговельну марку” зазначається, що цивільне законодавство України не передбачає єдиної підстави виникнення права на марку. Ці права встановлюються залежно від двох обставин, згідно з якими визнається значення правовстановлюючих юридичних фактів. Виключне право на марку виникає на підставі або реєстрації, або застосування марки в господарчому обігу (тобто з моменту подачі заявки на реєстрацію чи першого фактичного використання марки).

Аналіз підстав виникнення права на торговельну марку дозволяє автору стверджувати, що право на загальновідому марку виникає не у зв’язку з фактом  реєстрації або з фактом фактичного використання марки в торговому обігу, а саме у зв’язку з фактом набуття маркою широкої відомості (популярності) серед значного кола як споживачів, так і партнерів по бізнесу (тобто спеціальних суб’єктів) у даній країні та поза її межами.

Виходячи з того, що загальновідомі торговельні марки не є самостійною категорією, а відрізняються лише ступенем відомості, дисертантом запропоновано авторське визначення такої марки. Загальновідому торговельну марку можна визначити як марку, що набула завдяки інтенсивному використанню і рекламі широкої популярності (відомості) серед споживачів, як у країні походження, так і за її межами, і символізує високу якість маркованих товарів (послуг), які виробляються (надаються) певною особою.

Автором додатково обґрунтовується позиція, що правовий режим загальновідомих марок полягає в: а) наданні їм переважної охорони без спеціальної реєстрації перед більш пізніми торговельними марками стосовно до однорідних так і неоднорідних товарів; б) наданні можливості анулювати реєстрацію більш пізньої торговельної марки; в) закріпленні за компетентним адміністративним чи судовим органом даної країни вирішення питання про загальновідомий характер марки.

У підрозділі 2.3. “Здійснення суб’єктивного права на торговельну марку” розглянуто договірні форми здійснення права на торговельну марку, роль і значення яких в умовах ринкової економіки постійно зростають. У результаті дослідження суттєвих умов, зокрема стосовно предмета договорів про надання права на торговельну марку, автором зроблено висновок, що існує дві основні форми надання права на торговельну марку: повне або часткове відступлення права і тимчасове надання права користування маркою. У першому випадку відносини оформлюються договором про передачу виняткових майнових прав на торговельну марку, у другому – ліцензійним договором чи договором про комерційну концесію (франчайзинг).

Далі аналізуються підходи до визначення правової природи договору про відступлення права на марку. Автором обґрунтовується позиція, що предметом відступлення права є передача правоволодільцем частково або в повному обсязі належних йому виключних прав на торговельну марку, що при наявності державної реєстрації спричиняє зміну правоволодільця марки і внесення відповідного запису до Реєстру.

Розглядаючи особливості ліцензійних договорів, дисертант доводить, що за ліцензійним договором передається не виключне право на торгову марку, а лише право на використання торгової марки впродовж певного часу. Обґрунтовується висновок, що особливе значення при укладенні ліцензійного договору мають так звані гарантії належного виконання договору, а саме: 1) гарантії дійсності виключних прав, 2) гарантії використання виключних прав, 3) гарантії непорушення прав третіх осіб при використанні, гарантії від незаконного обмеження ліцензіата, 4) гарантії у відношенні споживачів товарів (послуг), вироблених (наданих) у межах ліцензійного договору.

На підставі порівняльного аналізу правової природи суттєвих умов комерційної концесії й суміжних з ним інститутів договірного права, які мають подібні риси, зроблено висновок про те, що слід визнати комерційну концесію самостійним договором, виникнення якого обумовлено потребами розвитку сучасного ринку. Додатково зазначається, що комерційній концесії притаманні такі відмітні ознаки: сферою застосування договору є винятково підприємницька діяльність; сторонами в договорі можуть бути суб’єкти підприємницької діяльності; предмет договору становить комплекс виключних прав на використання результатів творчої діяльності; метою договору є створення нових господарських комплексів, розширення ринку збуту товарів і послуг, надання постійної технічної і консультаційної допомоги правоволодільця для забезпечення належної якості виготовлених за договором товарів (послуг); дотримання стандарту якості виробленої користувачем продукції і здійснення контролю з боку правоволодільця.

У підрозділі 2.4. “Припинення суб’єктивного  права на торговельну марку” дисертантом ґрунтовно досліджуються підстави припинення правової охорони торговельної марки та їх правове значення. Доведено, що підставами, з наявністю яких закон пов’язує припинення дії права на зареєстровану торговельну марку, є, по-перше, визнання реєстрації недійсною і, по-друге, втрата реєстрацією чинності (закінчення строку дії реєстрації права на торговельну марку; спеціально заявлена відмова особи від суб’єктивного права на торговельну марку; невикористання торговельної марки протягом певного строку; перетворення торговельної марки в загальновживане (родове) поняття). Додатково обґрунтовується, що правові наслідки в цих двох випадках неоднакові. Визнання недійсною реєстрації означає юридичну нікчемність цього акта з моменту його провадження установою. Визнання реєстрації такою, що втратила чинність, припиняється її дія з моменту настання обставин, з якими закон пов’язує цей правовий наслідок. До настання цих обставин реєстрація вважається дійсною.

Досліджуючи підстави втрати реєстрацією чинності, автор дійшов висновку, що особа, яка може подати позов про дострокове припинення дії реєстрації, має бути “зацікавленою”. Тобто повинна мати “реальний” інтерес до торговельної марки, або їй заподіяна чи може бути заподіяна шкода внаслідок існування реєстрації, анулювання якої вона вимагає. При цьому є достатнім, що така реєстрація перешкоджає зацікавленій особі використовувати ідентичну чи схожу марку. 

Далі дисертант доводить, що оскільки вітчизняне законодавство має розбіжності з законодавством країн ЄС щодо строку невикористання торгової марки, та з метою інтеграції до ЄС, необхідно внести зміни в ч.4 ст.18 Закону “Про охорону прав на знаки для товарів та послуг”. Зокрема, словосполучення “протягом трьох років” замінити на словосполучення “протягом п’яти років”.

Автор стверджує, що право на марку є динамічним, мінливим у часі. Ця динамічність виявляється у посиленні або послабленні правової охорони торговельної марки залежно від обсягу та інтенсивності її використання в господарчому обігу, внаслідок чого марка набуває статусу загальновідомої (знаменитої) або родової (вільної). Далі зазначається, що перетворення торговельної марки у родову (вільну) – процес не абсолютний, а відносний. Тобто марка стає вільною тільки відносно певних товарів і цілком можливо, коли мине певний час, вільна марка може знову набути відмітних ознак.

Пропонується низка правил, яких слід дотримуватись при використанні торговельної марки для запобігання перетворенню марки в родове позначення товару. По-перше, торговельну марку слід застосовувати тільки в сукупності з родовим найменуванням товару. По-друге, правоволоділець марки завжди повинен використовувати спеціальне маркування, яке б вказувало на те, що це зареєстрована торговельна марка. Причому маркування доцільно доповнювати спеціальною відміткою (в розгорнутому або у скороченому вигляді) про те, що ця торговельна марка є об’єктом виключного права. Таке маркування зі спеціальною відміткою доцільно як наносити на товари, упаковку, етикетки, так і відображати в товаросупроводжувальних документах, в рекламних матеріалах і в різних публікаціях.

У підрозділі 2.5. “Міжнародно-правове регулювання охорони торговельної марки” здійснено стислий аналіз джерел міжнародного законодавства в галузі охорони торговельних марок, а також встановлено їх значення для національного законодавства України. Зроблено висновок, що положення міжнародних і регіональних конвенцій, договорів і угод мають ту особливість, що вони не можуть бути реалізовані тільки на рівні міждержавних відносин. Угоди такого рангу визначають лише суттєві і мінімальні правові стандарти охорони торговельних марок, які необхідно внести в національне законодавство кожної країни як норми внутрішнього права.

За результатами дослідження положень міжнародного законодавства автор дійшов висновку, що законодавство України на цей час не в повному обсязі відповідає міжнародним нормам та стандартам у галузі охорони об’єктів права інтелектуальної власності, зокрема торговельної марки. Проте зазначається, що після набуття новим Цивільним кодексом України чинності на розгляд Верховної Ради України внесено низку проектів законодавчих актів щодо охорони об’єктів права інтелектуальної власності, які значно удосконалять охорону торгової марки.

Розділ 3 “Порушення та захист права на торговельну марку” присвячено дослідженню порушення права на торговельну марку, видів такого порушення та здійснення ефективного захисту права на марку. Автором проаналізовано як вітчизняну, так і зарубіжну наукову літературу та судову практику, з метою використання її переваг і кращого досвіду.

Підрозділ 3.1. “Обмежувальна ділова практика” починається зі стислого аналізу випадків обмеження ділової практики в галузі використання права на торговельну марку та встановлення, які саме обмежувальні умови у правочинах свідчать про недобросовісну конкуренцію.

Автор доходить висновку, що обмеження, пов’язані з використанням торговельної марки, можна поділити на два типи: горизонтальні і вертикальні. Перший тип включає розподіл ринків (територій та споживачів) між незалежними правоволодільцями торговельних марок і стосується угод між особами, які функціонують на одному рівні, в ланцюзі збуту продукції (наданні послуг), в обмеженні чи усуненні конкуренції. Вертикальні обмеження стосуються ліцензійного договору та комерційної концесії, де правоволоділець торговельної марки надає іншій особі дозвіл на використання марки і певним чином обмежує можливості останньої у здійсненні своїх прав.

Досліджуючи ліцензійний договір та комерційну концесію, автор доходить висновку, що суть зазначених договорів припускає наявність певних обмежень, правомірність таких обмежень – це, як правило, питання факту. Іноді зміст договору містить обмеження, необхідні з точки зору контролю за якістю, але вони мають більш обмежувальний характер, ніж це об’єктивно необхідно. Наявність в договорі обмежень, визнаних нікчемними їх спіткає наслідки недійсної угоди. І навпаки, завдяки - оспорюваним обмеженням захист виключного права на торгову марку не тільки є пасивним правом, яке дозволяє ініціювати позов у випадку його порушення, але й передбачає низку дій, спрямованих на охорону репутації, яка асоціюється з торговельною маркою та підтримкою певної якості маркованих товарів.

Стверджується, що такі положення обмежувального характеру слід розглядати не як неправомірні, що стримують і обмежують конкуренцію, а як правомірну поведінку особи, якій належить виключне право на торговельну марку, з метою збереження свого статусу.

У підрозділі 3.2. “Поняття та види порушення права на торговельну марку” досліджено види порушень у галузі охорони права на торговельну марку, передбачені вітчизняним законодавством, а також порушення, що не знайшли свого закріплення у законодавстві України.

Дисертант, аналізуючи порушення права на торговельну марку, зазначає, що у цій галузі порушення може бути здійснене в трьох формах: контрафакція, обманна (незаконна) імітація, обманне маркування. Контрафакція (підробка) – це точне чи майже точне відтворення чужої марки для маркування однорідних товарів (послуг). Обманна імітація – це наближене відтворення марки, при якому є достатній ступінь схожості між оригінальною і імітованою торговельними марками, здатне викликати змішування щодо джерела походження товару (послуги). Пропонується окремий вид порушення права на торговельну марку, такий, як обманне маркування, що полягає у використанні особою справжньої, оригінальної марки іншої особи для позначення нею своїх неоднорідних товарів чи послуг.

У результаті дослідження автор доводить, що найефективніший захист прав правоволодільця торговельної марки і його репутації у спорах про порушення права на марку забезпечують два основних види позовів: про порушення прав і про ведення справ під чужим ім’ям. Ведення справ під чужим ім’ям визначається як незаконне присвоєння ділової комерційної репутації конкурентом, що призводить до виникнення у споживача помилкового уявлення щодо джерела походження товару, яке фактично заподіює, або, ймовірно, заподіє шкоду виробнику. Далі зазначається, що хоча ці два позови ставлять та вирішують різні питання, але практично завжди позов про порушення права на торговельну марку супроводжує позов про ведення справ під чужим ім’ям. У позові про порушення права питання полягає в тому, чи є торговельні марки такими, що схожі до ступеня змішання, тоді як у позові про ведення справ під чужим ім’ям вирішується питання, чи є фактичні дії відповідача такими, що вводять в оману або є оманливими відносно товару (послуги), або джерела його походження.

Підрозділ 3.3. “Захист права на торговельну марку” присвячено дослідженню поняття захисту права на торгову марку, де автором аналізуються зміст права на захист, форма та спосіб захисту суб’єктивних прав і юридичних обов’язків його учасників.

Обстоюється позиція, що захист права на торговельну марку слід визнати самостійним суб’єктивним правом, що відображає юридично закріплену можливість використовувати спеціальні засоби правоохоронного характеру. Захист права на торговельну марку – це сукупність заходів, спрямованих на визнання, відновлення права на марку та припинення порушення такого права, які застосовуються правоволодільцем торговельної марки, або компетентним органом. Зміст захисту права на торговельну марку полягає у можливості застосовування особою дозволених законом засобів власного примусового впливу на правопорушника, у можливості застосування юридичних заходів оперативного впливу (оперативні санкції) та в можливості звернутися до компетентних державних органів з вимогою про захист порушеного права чи права, що заперечується.

Дисертант зазначає, що право на захист слід розглядати в єдності його матеріально-правового змісту і процесуальної форми, яка полягає в тому, що можливість матеріально-правового характеру, надана управомоченій особі правом на захист, припускає і можливість здійснення останнього у певній, встановленій законом процесуальній формі, у визначеному законом порядку.