Іщук С.І. Право інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування

summary

У Вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження, зазначається її зв’язок з науковими програмами, планами, темами, окреслюється мета, завдання, об’єкт, предмет та методологія дослідження, висвітлюється наукова новизна та практичне значення одержаних результатів, а також наводяться дані про апробацію результатів дисертації та публікації дисертанта за темою дисертації.

У Розділі 1. «Правова природа комерційного (фірмового) найменування», що складається з трьох підрозділів, досліджується еволюція фірмового найменування, поняття комерційного (фірмового) найменування, його основні ознаки та функції.

У підрозділі 1.1. «Становлення та розвиток джерел правового регулювання комерційного (фірмового) найменування» досліджується процес виникнення комерційного найменування; аналізуються перші спроби нормативного регулювання цього засобу індивідуалізації на рівні національних законодавств окремих країн; з’ясовуються основні теоретичні погляди на правову природу комерційного (фірмового) найменування; досліджується процес розвитку законодавства про комерційне найменування на території України до прийняття чинних ЦК та ГК України.

В результаті аналізу перших законодавчих моделей правого регулювання фірмового найменування, передбачених Французьким торговим кодексом 1808 року та Німецьким торговим уложенням 1861 року та поглядів тогочасних дослідників на правову природу комерційного найменування, дисертантом було виділено дві основні історичні концепції досліджуваного засобу індивідуалізації. Відповідно до першої, так званої «суб’єктної концепції фірми», комерційне (фірмове) найменування розглядалося в якості імені чи найменування суб’єкта в сфері торгово-промислової діяльності. Прихильники іншої позиції вважали, що комерційне (фірмове) найменування позначає в майновому обороті назву підприємства (як єдиного майнового комплексу), яке належить одноосібному купцю чи товариству. Причиною розбіжностей у визначених поглядах на правову природу досліджуваного правового явища став предмет ідентифікації комерційного (фірмового) найменування - суб’єкт чи об’єкт цивільного обороту.

У підрозділі 1.2. «Поняття комерційного (фірмового) найменування» дисертантом розкриваються основні характеристики комерційного (фірмового) найменування, які необхідні для визначення поняття досліджуваного правового явища та подальшого формування концепції комерційного (фірмового) найменування.

В дисертації розкривається проблема співвідношення термінів «фірма», «фірмове найменування» та «комерційне найменування», що використовуються для позначення досліджуваного засобу індивідуалізації.

З’ясовано, що в законодавстві України терміни «фірмове найменування» та «комерційне найменування» вживаються в якості синонімів. Автором висловлено критичні зауваження щодо різного розуміння вказаних юридичних термінів, зважаючи на коло суб’єктів, які можуть користуватися «комерційним» і «фірмовим» найменуванням відповідно. Тому дисертантом пропонується застосовувати у законодавстві єдиний термін «комерційне найменування», як такий що відповідає міжнародній термінології, оскільки одночасне використання обох термінів вносить труднощі у процес правозастосування.

Вирішуючи дискусійне питання про предмет індивідуалізації комерційного найменування (об’єкта чи суб’єкта майнового обороту) автор приходить до висновку, що в чинному ЦК України комерційне найменування розглядається як позначення суб’єкта цивільного обороту. У дослідженні звертається увага на неможливість розгляду комерційного найменування в якості позначення підприємства як об’єкта майнового обороту, єдиного майнового комплексу. Тому пропонується виключити із ЦК України ч.2 ст.490, яка забороняє передавати майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування без передачі прав на цілісний майновий комплекс (підприємство, як об’єкт права). На думку дисертанта, вказана норма суперечить правовій природі комерційного найменування і обмежує оборотоздатність досліджуваного засобу індивідуалізації.

На основі досліджених ознак комерційного найменування автором сформульоване його визначення, за яким комерційне найменування слід розглядати як словесне чи інше буквене позначення, яке вирізняє визначеного законом суб’єкта з-поміж інших учасників майнового обороту і не вводить в оману споживачів та інших осіб щодо справжньої його діяльності.

В ході дослідження визначено, що принципи комерційного найменування є основними правовими засадами регулювання вказаного засобу індивідуалізації. Першим принципом комерційного найменування є принцип істинності, який визначає: по-перше, комплекс вимог, що визначають зміст і структуру комерційного найменування, по-друге, заборону на включення до комерційного найменування позначень, що можуть ввести в оману споживача щодо дійсної діяльності суб’єкта господарювання. Другим принципом комерційного найменування є принцип виключності, що передбачає заборону використання в комерційному найменуванні тотожних та схожих до ступеня змішування засобів індивідуалізації, права на які належать іншим суб’єктам без їх згоди. Третім принципом комерційного найменування є принцип стабільності, який у контексті розуміння комерційного найменування як позначення суб’єкта обороту повинен передбачати обмеження на відступлення майнових прав інтелектуальної власності на комерційне найменування.

У підрозділі 1.3. «Функції комерційного найменування в цивільному оброті України» розкривається призначення комерційного найменування як об’єкта права інтелектуальної власності.

Першою функцією комерційного найменування, яка досліджується в роботі, є функція індивідуалізації. Ця функція комерційного найменування зумовлює те, що в системі об’єктів права інтелектуальної власності досліджуваний об’єкт відноситься до групи правових засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів робіт, послуг. Детальний аналіз вказаного призначення комерційного найменування дозволив автору виділити два складових елементи функції індивідуалізації: інформаційну функцію та функцію гарантії.

Дисертантом обґрунтовується друге важливе призначенням комерційного найменування, що характеризує юридичну природу даного об’єкта права інтелектуальної власності, − майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування можуть бути нематеріальним активом суб’єкта підприємницької діяльності. Законодавчо передбаченою конструкцією, яка може бути використана під час майнової оцінки прав на комерційне найменування, є категорія гудвіл. Під гудвілом у цій ситуації слід розуміти різницю між чистими активами суб’єкта підприємницької діяльності та його балансовою вартістю. Інформаційним носієм гудвілу, на думку автора, виступає комерційне найменування.

Розділ 2. «Набуття права інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування» містить три підрозділи.

Підрозділ 2.1. «Вимоги, яким повинно відповідати комерційне (фірмове) найменування» присвячений дослідженню питання структури вказаного об’єкта права інтелектуальної власності та основних вимог до елементів комерційного найменування.

Основною передумовою для визначення структури комерційного найменування, на думку дисертанта, стало дослідження співвідношення понять «комерційне найменування» та «найменування юридичної особи», в результаті якого автором встановлюється, що вказані правові категорії, незважаючи на можливість бути тотожними за змістом, є абсолютно різними за юридичною суттю. В роботі формулюються основні аргументи на підтвердження вказаної позиції. По-перше, на відміну від найменування юридичної особи, комерційне найменування є об’єктом права інтелектуальної власності та охороняється за допомогою механізму виключних майнових прав. По-друге, набуття прав інтелектуальної власності на комерційне найменування носить факультативний характер. По-третє, різниця між правовими категоріями комерційне найменування і найменування юридичної особи полягає у неоднакових підставах виникнення прав на них. Моментом виникнення права на найменування юридичної особи, на відміну від комерційного найменування, вважається державна реєстрація юридичної особи. По-четверте, розгляд комерційного найменування в якості специфічного виду офіційного найменування юридичної особи робить неможливим реалізацію принципу виключності комерційного найменування. Оскільки з позицій інституту найменування юридичної особи можливе існування двох суб’єктів господарювання із однаковими спеціальними позначеннями та різними організаційно-правовими формами.

Дисертантом встановлено, що до структури комерційного найменування входять два елементи: основна частина (корпус) та додавання. Автором запропоновано основною частиною комерційного найменування розглядати спеціальне індивідуалізуюче позначення суб’єкта обороту. Саме воно є розрізняльною частиною комерційного найменування. Додаванням, на думку автора, є позначення, яке містить вказівку на організаційно-правову форму юридичної особи та інші додаткові позначення. Наявність додавання в структурі комерційного найменування обґрунтовується, в першу чергу, потребами цивільного обороту – захист інтересів споживачів та надання іншим особам додаткової інформації про суб’єкта права на комерційне найменування.

Дисертантом доводиться доцільність закріплення у законодавстві заборон на включення окремих позначень до основної частини комерційного найменування, а саме: позначення, які, по-перше, суперечать публічному порядку та моралі, по-друге, можуть ввести в оману споживача, по-третє, містять елементи об’єктів інтелектуальної власності, права на які належать іншим особам без їх згоди, та інші позначення, використання яких заборонено законом.

В структурі додавання автором виділено три групи елементів: 1) обов’язкове позначення, що містить вказівку на організаційно-правову форму юридичної особи; 2) елементи, що є обов’язковими для певних категорій юридичних осіб, створених для здійснення підприємницької діяльності, при цьому їх використання іншими суб’єктами заборонено (слова «банк», «страхова компанія», «фондова біржа» та ін.); 3) факультативні позначення, вибір яких не повинен вводити в оману споживачів та інших осіб (слова «центральний», «виробничий», «торговий» та ін.)

Розглядаючи категорію «скорочене комерційне найменування», автор пропонує вважати останнім лише основну частину комерційного найменування. На думку дослідника, за такої умови можна реалізувати практичну корисність терміна «скорочене комерційне найменування», оскільки терміном можливо позначати елемент комерційного найменування, який є розрізняльним елементом досліджуваного засобу індивідуалізації.

У пункті 2.2. «Суб’єкти права на комерційне (фірмове) найменування» встановлюється перелік суб’єктів права інтелектуальної власності на комерційне найменування.

Питання можливості юридичних осіб бути суб’єктами права на комерційне найменування розділено автором на дві складові. По-перше, в роботі аргументується позиція про відсутність в юридичних осіб, які не є суб’єктами підприємницької діяльності, права на комерційне найменування. Можливість непідприємницьких юридичних осіб бути суб’єктами права на комерційне найменування не узгоджується із призначенням цього засобу індивідуалізації: здійснюючи функцію індивідуалізації, комерційне найменування не може розглядатися нематеріальним активом юридичної особи, що діє без мети отримання прибутку. Тому, з точки зору дисертанта, для індивідуалізації таких суб’єктів достатньо застосування інституту найменування юридичної особи. По-друге, автором звертається увага на те, що для визначення кола суб’єктів права інтелектуальної власності на комерційне найменування недостатньо застосування лише норми ч. 2 ст. 90 ЦК України. До переліку юридичних осіб, які можуть набувати права інтелектуальної власності на комерційне найменування, слід також відносити юридичних осіб, створених для здійснення комерційної (підприємницької) діяльності в інших організаційно-правових формах, передбачених ГК України та законами України.

Під час дослідженні суб’єктів права на комерційне найменування отримує подальше обґрунтування ідея про відсутність у фізичних осіб-підприємців можливості бути суб’єктом права на комерційне найменування. Автором стверджується, що норма ст. 159 ГК України, за якою фізичні особи-підприємці віднесено до суб’єктів права на комерційне найменування, не може бути практично реалізована і суперечить загальній концепції комерційного найменування. Використання формули комерційного найменування фізичної особи-підприємця, яка включає прізвище або ім’я особи, нівелює принцип виключності комерційного найменування, оскільки фізичній особі належить гарантоване законом право використання свого імені в цивільному обороті.

Враховуючи вищенаведене, автор пропонує наступні зміни до законодавства: 1) абз.1 ч.2 ст. 90 ЦК України викласти в наступній редакції: «Юридична особа, яка створена для здійснення підприємницької діяльності, може мати комерційне найменування»; 2) ч. 1 ст. 159 ГК України викласти в наступній редакції: «Юридична особа – суб’єкт господарювання, основною метою якого є здійснення комерційної господарської діяльності, може мати комерційне найменування».

У підрозділі 2.3. «Порядок набуття прав на комерційне (фірмове) найменування» досліджується питання про момент виникнення права інтелектуальної власності на вказаний засіб індивідуалізації.

На основі аналізу чинного законодавства, доктринальних ідей щодо означеного питання та іноземного досвіду функціонування інституту комерційного найменування автором обґрунтовується позиція, відповідно до якої у сучасній концепції комерційного найменування момент виникнення майнових прав інтелектуальної власності на цей засіб індивідуалізації не повинен ставитись в залежність від реєстраційної процедури. Такий висновок зумовлений кількома аргументами:

По-перше, реєстраційна процедура несумісна із нормою ст.8 Паризької конвенції про охорону промислової власності, яка є частиною національного законодавства держави і відповідно має пріоритет над внутрішніми нормативними актами. По-друге, обов’язкова реєстрація прав на комерційне найменування несумісна із принципом обмеженої виключності прав на досліджуваний засіб індивідуалізації, який допускає існування схожих до ступеня змішування чи тотожних комерційних найменувань, якщо це не завдає шкоди споживачам та не порушує інтереси таких суб’єктів. По-третє, зважаючи на різну правову природу понять «комерційне найменування» та «найменування юридичної особи», дисертант звертає увагу на неможливість реєстрації комерційного найменування автоматично із державною реєстрацією суб’єкта підприємницької діяльності.

Одночасно в роботі підтримується та додатково обґрунтовується ідея запровадження факультативної реєстрації права на комерційне найменування. На думку автора, реєстраційна процедура необхідна для захисту права інтелектуальної власності на цей об’єкт обороту, оскільки відомості щодо такої реєстрації можуть стати ефективним засобом доказування пріоритету прав на комерційне найменування.

Тому, пропонується викласти ч. 2 ст. 159 ГК України в наступній редакції: «Юридична особа, комерційне найменування якої набуло правової охорони відповідно до положень Цивільного кодексу України та (або) чинних міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, може внести його до реєстру, порядок ведення якого визначається законодавством України»

Розділ 3. «Здійснення та захист права інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування» присвячений аналізу особливостей суб’єктивного права інтелектуальної власності на комерційне найменування, процесу його реалізації та захисту.

Підрозділ 3.1. «Зміст права інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування» містить аналіз основних особливостей права на комерційне найменування.

В результаті дослідження виключності як базової характеристики права на комерційне найменування автор підтримує та додатково обґрунтовує ідею про обмежену (послаблену) виключність права на досліджуваний засіб індивідуалізації. Встановлюється, що існування кількох тотожних або схожих до ступеня змішування комерційних найменувань суб’єктів у межах цивільного обороту країни допустиме, якщо такі суб’єкти мають різні предмет та (або) територію діяльності.

На думку дисертанта, послаблення виключності права на комерційне найменування не позбавляє можливостей захисту такого права – для цього суб’єкт права на комерційне найменування повинен довести пріоритет прав на вказаний засіб індивідуалізації. При цьому, на відповідача повинен покладатися обов’язок доведення обставин, які б давали йому можливість застосовувати правило обмеженої виключності.

Під час визначення обсягу правової охорони, який гарантується суб’єкту права на комерційне найменування, дисертантом критично сприймається ідея можливості захисту права на комерційне найменування виключно від використання тотожного позначення. Аналіз судової практики з цього питання дозволив сформулювати положення, за яким право на комерційне найменування повинно гарантувати суб’єкту захист від неправомірного використання як тотожного, так і схожого до ступеня змішування позначення в якості комерційного найменування. У зв’язку з цим, автором пропонуються ч. 4. ст. 489 ЦК України доповнити словом «схожі до ступеня змішування» та викласти в наступній редакції: «Особи можуть мати однакові або схожі до ступеня змішування комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізовують, та послуг, які ними надаються».

Враховуючи попередні висновки щодо особливостей права на комерційне найменування, автором ставиться під сумнів можливість існування в правовому механізмі комерційного найменування категорії «відомі комерційні найменування» як одного із винятків із обмеженої виключності права на досліджуваний засіб індивідуалізації.

Дисертантом запропоновано поряд із обмеженою виключністю іншими ознаками права на комерційне найменування вважати його наступні характеристики: 1) безстроковий характер; 2) одиничність (право суб’єкта мати лише одне спеціальне індивідуалізуюче позначення); 3) можливість „обмеженої” оборотоздатності, а саме надання дозволу на використання основної частини комерційного найменування за договором комерційної концесії. Разом з тим, дисертант відстоює позицію, що право на комерційне найменування не може бути одночасно обов’язком для суб’єкта, а право на досліджуваний засіб індивідуалізації, як вважають окремі дослідники, не може розглядатися особистим немайновим правом суб’єкта.

Підрозділ 3.2. «Здіснення права на комерційне (фірмове) найменування» присвячений розгляду способів реалізації майнових прав на досліджуваний об’єкт права інтелектуальної власності.

Автором пропонується розглядати використання права на комерційне найменування в двох аспектах: 1) номінальне оповіщення, тобто використання комерційного найменування в договорах, інших документах, рекламі, за яким останнє повністю збігається із офіційним найменуванням юридичної особи; 2) використання через застосування, тобто розміщення комерційного найменування на товарах та упаковці, застосування в торговельних марках, в мережі Інтернет. У роботі досліджується саме другий аспект використання комерційного найменування, у якому акцентується увага на реалізації права щодо спеціального позначення юридичної особи, створеної з метою здійснення підприємницької діяльності.

Розгляд використання комерційного найменування в торговельних марках і співвідношення прав на вказані об’єкти права інтелектуальної власності здійснено у двох варіантах, залежно від того, права на який об’єкт виникають раніше. Автором звертається увага на те, що доведення пріоритету прав на комерційне найменування перед торговельною маркою є фактично безперспективним, оскільки ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», яка оперує поняттям «відомі комерційні найменування», не може бути практично реалізована.

У зв’язку з цим пропонується із абз. 4 п. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» вилучити слова «відомі в Україні».

Окремою складовою реалізації права на комерційне найменування, що стала предметом розгляду в цьому підрозділі роботи, є використання спеціального позначення, що охороняється, в доменних іменах. Проте, використання комерційного найменування в доменних іменах ускладнюється об’єктивною обставиною – можливістю існування лише одного доменного імені в домені одного рівня, що не узгоджується із правилом обмеженої виключності права на комерційне найменування. Тому, для вирішення означеного питання автором запропоновано у законодавстві України передбачити наступне положення: 1) в домені одного рівня встановити виключне право суб’єкта використовувати основну частину належного йому комерційного найменування в якості доменного імені; 2) обмежити застосування одного комерційного найменування лише в одному домені.

У переліку прав на комерційне найменування, окрім права на використання та виключного права перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування, дисертантом пропонується передбачити повноваження щодо надання дозволу на використання основної частини комерційного найменування за договором комерційної концесії.

В роботі визначаються основні умови, за яких може бути реалізоване вказане повноваження. По-перше, надання дозволу на використання за договором комерційної концесії може здійснюватись лише щодо спеціального індивідуалізуючого позначення суб’єкта, тобто предметом договору комерційної концесії може бути не все комерційне найменування, а лише його основна частина. По-друге, за договором комерційної концесії користувач отримує право на використання спеціального розрізняльного позначення в якості позначення діяльності (справи), однак, повинен використовувати одночасно власне комерційне найменування. Разом з тим, автор зауважує, що надання дозволу на використання основної частини комерційного найменування не порушує принципу стабільності комерційного найменування, бо не передбачає відступлення прав на спеціальне позначення.

Тому, у роботі пропонуються наступні зміни до законодавства: 1) ст. 490 ЦК України доповнити пунктом 4 наступного змісту: «право надавати дозвіл на використання основної частини комерційного найменування за договором комерційної концесії»; 2) п. 1 ст. 1116 ЦК України після слів торговельних марок доповнити словами «комерційних найменувань»

У підрозділі 3.3. «Захист права на комерційне (фірмове) найменування» автором визначаються основні порушення права інтелектуальної власності на комерційне найменування та досліджуються форми та способи захисту порушеного права.

Автором звертається увага на те, що самозахист як неюрисдикційна форма захисту права на комерційне найменування обмежений критерієм правомірності дій особи − суб’єкта права інтелектуальної власності на вказаний засіб індивідуалізації. Тому, дисертантом встановлено, що основним способом самозахисту є публічна заява правоволодільця через засоби масової інформації про використання третьою особою тотожного чи схожого комерційного найменування без належних на те підстав.

Юрисдикційну форму захисту права на комерційне найменування автором розглянуто в контексті загального та спеціального порядку захисту порушеного права на досліджуваний засіб індивідуалізації.

У роботі встановлюється, що судовий порядок є найбільш ефективною формою захисту прав інтелектуальної власності на комерційне найменування, оскільки поряд із припиненням порушення він передбачає можливість відшкодування збитків особі, права якої порушено. Автором проаналізовано способи захисту права на комерційне найменування, що можуть бути застосовані під час звернення до суду.

У контексті захисту права на комерційне найменування в спеціальному порядку автором аналізуються можливості суб’єкта звертатися до Антимонопольного комітету України і його органів та до Державного департаменту інтелектуальної власності за метою захисту порушеного права.

Поряд із захистом права на комерційне найменування автором виявлено додаткові засоби охорони права на досліджуваний об’єкт права інтелектуальної власності, які дозволяють запобігати неправомірному використанню комерційного найменування. Серед яких можуть використовуватися реєстрація основної частини комерційного найменування в якості торговельної марки до прийняття спеціального закону в сфері охорони комерційних найменувань та добровільна реєстрація комерційного найменування у відповідному реєстрі.