Жагорина Светлана Александровна СУДЕБНОЕ ДОКАЗЫВАНИЕ В СПОРАХ О НЕЗАКОННОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТОВАРНОГО ЗНАКА В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

summary

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, определяется ее предмет и объект, основная цель работы, дается характеристика ее методологической основы, раскрывается научная новизна и основные положения диссертации, выносимые на защиту, излагаются сведения об апробации и практической значимости результатов исследования. Первая глава «Особенности доказывания в спорах о незаконном использовании товарного знака» состоит из двух параграфов, посвященных исследованию предмета доказывания и распределению обязанностей по доказыванию в обозначенной категории споров. В параграфе первом «Предмет доказывания в спорах о незаконном использовании товарного знака» исследуются факты, подлежащие включению в предмет доказывания при незаконном использовании названного исключительного права.

Формирование предмета доказывания в спорах о незаконном использовании товарного знака начинается с определения фактов активной и пассивной легитимации.

13

При формировании предмета доказывания по спорам рассматриваемой категории имеет значение содержание иска, так как в зависимости от избранного истцом способа защиты права на товарный знак изменяется совокупность фактов, имеющих юридическое значение в конкретном деле.

Судебная защита исключительного права на товарный знак от незаконного использования может быть осуществлена путем предъявления иска о признании права (подпункт 1 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ); о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ); о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя (подпункт 5 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ); о возмещении убытков (подпункт 3 пункта 1 статьи 1252, пункт 4 статьи 1515 ГК РФ); о выплате компенсации (пункт 3 статьи 1252, пункт 4 статьи 1515 ГК РФ); об изъятии контрафактных материальных носителей и материальных носителей, главным образом используемых или предназначенных для совершения нарушения исключительных прав (пункты 4,5 статьи 1252, пункты 1-3 статьи 1515 ГК РФ); о ликвидации юридического лица или о прекращении деятельности индивидуального предпринимателя (статья 1253 ГК РФ).

Положения подпунктов 1, 2 и 5 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ позволили прийти к выводу о том, что при рассмотрении исков о признании права; о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя, предмет доказывания ограничен совокупностью фактов, свидетельствующих о противоправном поведении нарушителя права на товарный знак. Согласно пункту 3 статьи 1250 ГК РФ в круг обстоятельств, подлежащих установлению по таким делам, не должна включаться вина ответчика.

14

В соответствии с пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ установление противоправности поведения в спорах о незаконном использовании товарного знака предполагает включение в предмет доказывания следующих юридических фактов: 1) использование обозначения нарушителем права; 2) использование обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров; 3) сходство используемого обозначения с товарным знаком правообладателя до степени смешения; 4) отсутствие разрешения правообладателя товарного знака на использование обозначения.

В работе обосновывается, что в предмет доказывания в делах о незаконном использовании товарного знака включается факт сходства спорного обозначения с товарным знаком правообладателя до степени смешения в восприятии потребителей и (или) контрагентов. Предмет доказывания в делах по искам о применении мер ответственности за незаконное использование товарного знака, обозначенных в статье 1515 ГК РФ (возмещение убытков, взыскание компенсации, изъятие контрафактных материальных носителей и другие) обладает определенной спецификой по сравнению с предметом доказывания в исках о применении иных способов защиты исключительного права. Так как основанием применения гражданско-правовой ответственности является состав гражданского правонарушения, предмет доказывания по делам о возложении ответственности за незаконное использование товарного знака помимо факта противоправного поведения нарушителя права, как полагает автор, включает факты, подтверждающие убытки правообладателя, причинную связь между противоправным поведением ответчика и убытками правообладателя, вину нарушителя права, если иное не предусмотрено законом. Содержание подпункта 3 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ позволяет прийти к выводу о том, что рассмотрение дела о

15

возмещении убытков предполагает установление не только противоправного поведения нарушителя исключительного права, но и причинения ущерба правообладателю. В делах о незаконном использовании товарного знака в предмет доказывания наряду с другими убытками правообладателя может быть включен факт упущенной выгоды. Таким образом, в предмет доказывания по иску о возмещении убытков, основанном на незаконном использовании товарного знака (подпункт 3 пункта 1 статьи 1252, пункт 4 статьи 1515 ГК РФ), кроме противоправности поведения нарушителя права включаются факты, подтверждающие причинение убытков правообладателю, и, соответственно, причинно-следственную связь между убытками правообладателя и противоправным поведением нарушителя права.

Анализ части 1 пункта 3 статьи 1252 ГК РФ прямо освобождающего правообладателя, обратившегося за защитой исключительного права, от доказывания размера причиненных ему убытков, приводит к выводу о том, что при проверке арбитражным судом оснований для взыскания компенсации за незаконное использование товарного знака (пункт 3 статьи 1252, пункт 4 статьи 1515 ГК РФ) в предмет доказывания не включаются факты, указывающие на причинение правообладателю убытков, и, соответственно, на причинно-следственную связь между убытками правообладателя и противоправным поведением нарушителя права.

Содержание подпункта 4 пункта 1, пунктов 4-5 статьи 1252, пунктов 1-3 статьи 1515 ГК РФ позволило прийти к выводу о том, что иски об изъятии контрафактных материальных носителей могут быть предъявлены еще до введения таких материальных носителей в гражданский оборот, а это значит, что у правообладателя вообще могут отсутствовать убытки в момент предъявления иска. Соответственно при предъявлении таких исков в предмет доказывания не должны включаться ни обстоятельства, обосновывающие несение правообладателем убытков, ни

16

обстоятельства, указывающие на причинно-следственную связь между убытками правообладателя и противоправным поведением ответчика.

В пункте 3 статьи 1250 ГК РФ не содержится однозначного ответа на вопрос о необходимости включения фактов, подтверждающих вину, в предмет доказывания в делах по искам о применении мер ответственности за нарушение права на товарный знак. Принимая во внимание принцип ответственности за вину, рекомендации Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 23 постановления №29 от 26.03.2009г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», положения проекта Федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (опубликованного 14.09.2011г. на официальном сайте «Российской Газеты»), обосновывается необходимость в делах по искам о применении мер ответственности формировать предмет доказывания с учетом того, что в правовое основание таких исков по аналогии закона включаются положения статьи 401 ГК РФ об установлении вины.

Таким образом, при предъявлении иска о применении меры ответственности за незаконное использование товарного знака в круг обстоятельств, подлежащих установлению арбитражным судом, должна входить вина нарушителя права, только если нарушение права на товарный знак было допущено ответчиком не в связи с осуществлением предпринимательской деятельности. Если товарный знак незаконно использовался ответчиком при осуществлении предпринимательской деятельности, в деле по иску о применении к ответчику меры ответственности его вина не имеет значения для правильного разрешения дела и не включается в предмет доказывания.

17

На основании части 2 пункта 3 статьи 1252, пункта 4 статьи 1515 ГК РФ истец вправе требовать выплаты компенсации за нарушение права на товарный знак в размере, определяемом по усмотрению суда, исходя из характера нарушения и иных обстоятельств дела. Соответственно, в делах по искам о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака судейское усмотрение при установлении совокупности юридически значимых обстоятельств, включаемых в предмет доказывания, играет решающую роль при определении размера названной меры ответственности.

На основе анализа судебной практики в работе выявлены доказательственные факты, хотя и не указываемые в рекомендациях Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, но включаемые в предмет доказывания по судейскому усмотрению при определении размера компенсации за незаконное использование товарного знака.

Во втором параграфе первой главы «Распределение обязанностей по доказыванию в спорах о незаконном использовании товарного знака» рассматриваются правила распределения обязанностей по доказыванию в исследуемой категории споров.

Учитывая классификацию искомых фактов, характер и процессуальную цель иска, в делах о незаконном использовании товарного знака, автор обосновывает, что к рассматриваемой категории дел применим сформулированный в литературе подход к общему правилу распределения обязанностей по доказыванию, согласно которому в исках о присуждении и положительных исках о признании истец обязан доказать правоосновывающие факты, но не должен доказывать отсутствие правопрепятствующих обстоятельств; в свою очередь ответчик обязан доказать правопрепятствующие факты, и не обязан доказывать отсутствие правоосновывающих фактов основания иска (Баулин О.В., Лим А.А.).

18

Так, установление противоправности поведения нарушителя права предполагает доказывание следующих фактов: 1) использование обозначения нарушителем права; 2) использование обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров; 3) сходство используемого обозначения с товарным знаком правообладателя до степени смешения; 4) отсутствие разрешения правообладателя товарного знака на использование обозначения. Первые три факта являются правоосновывающими, и обязанность по их доказыванию лежит на истце. Факт разрешения правообладателя на соответствующее использование спорного обозначения является фактом правопрепятствующим, что позволяет утверждать, что обязанность по его доказыванию возлагается на ответчика.

В делах по искам о взыскании убытков факты, подтверждающие причинение убытков правообладателю и их причинно-следственную связь с противоправным поведением нарушителя исключительного права на товарный знак, являются правоосновывающими, и обязанность по их доказыванию лежит на истце.

Арбитражная судебная практика свидетельствует об отсутствии единообразного подхода к решению вопроса о возложении на истца бремени доказывания размера убытков правообладателя при определении соразмерности компенсации за нарушение права на товарный знак последствиям такого нарушения. В некоторых случаях арбитражные суды снижают размер компенсации, обосновывая это тем, что в деле отсутствуют доказательства размера убытков правообладателя, возлагая тем самым на истца без законных к тому оснований обязанность по доказыванию убытков правообладателя, причиненных незаконным использованием товарного знака.

Диссертант обосновывает, что обозначенный подход к доказыванию убытков правообладателя не основан на законе

19

и нивелирует разницу между такими мерами ответственности как возмещение убытков и взыскание компенсации.

В диссертации отмечено, что в спорах рассматриваемой категории наряду с общим правилом распределения обязанностей по доказыванию применяются доказательственные презумпции. Исходя из позиции, согласно которой статья 401 ГК РФ подлежит применению по аналогии закона при рассмотрении дел о привлечении к ответственности за незаконное использование товарного знака, сделан вывод о том, что в спорах о защите права на товарный знак, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, подлежит применению презумпция виновности правонарушителя в соответствии с пунктом 2 статьи 401 ГК РФ.

Глава вторая «Доказательства в спорах о незаконном использовании товарного знака» состоит из трех параграфов. В данной главе исследуются допустимые доказательства в названной категории споров и некоторые доказательства, вопросы о привлечении, исследовании и оценке которых требуют отдельного рассмотрения. В первом параграфе «Допустимость доказательств в спорах о незаконном использовании товарного знака» исследуются общее и специальное правило допустимости при защите указанного исключительного права. Судебные дела о защите исключительных прав на товарный знак отличаются сложностью, и к участию в подобном арбитражном процессе стороны, как правило, привлекают адвокатов, патентных поверенных и других лиц в качестве представителей в соответствии с частью 3 статьи 59 АПК РФ. Автор разделяет позицию, согласно которой объяснения представителя считаются такими же судебными доказательствами, как и объяснения стороны, так как в рассматриваемых спорах сторона или ее представитель не воспринимают обстоятельства дела непосредственно, за исключением редких случаев, когда объяснения в качестве

20

ответчика дает индивидуальный предприниматель, осуществлявший реализацию контрафактного товара. Свидетельские показания как средство доказывания не получили широкого распространения в спорах о незаконном использовании товарного знака. В некоторых делах свидетели привлекались для дачи показаний об обстоятельствах использования ответчиком спорного обозначения незаконным способом, например, для подтверждения факта реализации контрафактного товара.

Вещественными доказательствами в спорах о незаконном использовании товарного знака, как правило, являются товары или упаковки товаров, на которых размещен товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. Арбитражная судебная практика испытывает необходимость в закреплении в АПК РФ дополнительных процессуальных обязанностей специалиста, которые позволили бы ему оказывать помощь арбитражному суду в случаях, когда названные вещественные доказательства являются технически сложными или труднодоступными и требуется их описание, опечатывание или снятие на фото- или видеопленку (часть 1 статьи 77 АПК РФ). Автор предлагает дополнить статью 55.1 АПК РФ частью 5, в соответствии с которой арбитражный суд сможет привлекать в процесс специалистов для оказания технической помощи.

В арбитражной судебной практике выявлены случаи, когда суд делает вывод о контрафактном характере товара, основываясь на выводах несудебного заключения эксперта о том, что в исследуемом предмете имеются «технические признаки контрафактности», что заслуживает критики.

Заключение эксперта, как судебное, так и несудебное, в той части, в которой оно содержит ответ на вопрос о наличии «технических признаков контрафактности» в предмете экспертного исследования, не отвечает требованию допустимости, так как вопрос о том, является ли товар, этикетка, упаковка контрафактными, носит правовой

21

характер и должен разрешаться исключительно арбитражным судом. В спорах о незаконном использовании товарного знака только арбитражный суд уполномочен квалифицировать товар как контрафактный.

В диссертации отмечено, что в делах о защите права на товарный знак арбитражными судами в соответствии со статьей 82 АПК РФ назначаются лингвистическая, компьютерно–техническая, социологическая и прочие виды экспертиз.

Аудио-, видеозаписи используются в спорах о незаконном использовании товарного знака, как правило, в качестве доказательства реализации контрафактного товара.

Письменные доказательства вовлекаются в арбитражный процесс для установления большинства фактов, составляющих предмет доказывания по делам о незаконном использовании товарного знака.

Ряд фактов, например, приоритет товарного знака, перечень товаров, на которые распространяется товарный знак, срок действия права на товарный знак, согласно специальному правилу допустимости, закрепленному в статье 68 АПК РФ, подтверждается в рассматриваемых спорах единственно допустимым доказательством – свидетельством о праве на товарный знак.

В параграфе втором «Использование информации, размещенной в сети Интернет, в качестве доказательства в спорах о незаконном использовании товарного знака» рассматриваются вопросы привлечения, исследования и оценки названного доказательства.

Арбитражными судами нередко рассматриваются споры о незаконном использовании товарного знака в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Доказательственное значение в таких делах может иметь как доменное имя, так и сведения, составляющие содержание страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (контент сайта).

22

В науке арбитражного процессуального права и гражданского процессуального права, а также в арбитражной судебной практике различаются два подхода к определению средства доказывания, в форме которого в арбитражном судопроизводстве допустимы сведения, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 1) такие сведения относятся к вещественным доказательствам, так как при исследовании подлежат осмотру (Решетникова И.В.); 2) незаконно размещенное в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обозначение (товарный знак) сопровождается текстом, содержание которого имеет доказательственное значение, что позволяет отнести такие сведения к письменным доказательствам.

Автор работы предлагает третий подход к допустимости сведений, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В спорах о незаконном использовании товарного знака, как правило, доказательственное значение имеет как содержание текста, сопровождающего незаконно размещенное обозначение (товарный знак) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», так и место нахождения в конкретном месте Интернет пространства (на сайте ответчика) такого обозначения (товарного знака) или его внешний вид. Указанные сведения объединяют в себе сущностные признаки вещественного и письменного доказательства, и подлежат исследованию как посредством прочтения, так и осмотра.

В диссертации разработаны процессуальные правила воспроизведения и исследования доказательственных сведений, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», непосредственно арбитражным судом, позволяющие обеспечить достоверность такого доказательства. Так, арбитражному суду рекомендуется предпринять меры к предотвращению возможности искажения или утраты доказательственной информации: использовать проверенное оборудование и

23

программное обеспечение, в том числе, исключить постороннее вмешательство в процесс воспроизведения и исследования доказательства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В некоторых случаях арбитражному суду необходимо получить профессиональную помощь при исследовании обозначенной доказательственной информации, для чего к исследованию доказательства может быть привлечен специалист.

В соответствии со статьей 72 АПК РФ обеспечение доказательств арбитражным судом производится по правилам, установленным для обеспечения иска. Диссертант разделяет позицию, согласно которой такое законодательное регулирование обеспечения доказательств является спорным (Решетникова И.В., Шварц М.З.), и предлагает судебное и досудебное обеспечение доказательств, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», осуществлять арбитражному суду непосредственно, без привлечения судебного пристава, с учетом предлагаемых выше правил по получению и исследованию такого доказательства.

В диссертации исследуются вопросы досудебного обеспечения сведений, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», нотариусами. Так, в работе сделан вывод о том, что привлечение или не привлечение нотариусом специалиста для участия в осмотре доказательства, расположенного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не влияет на допустимость обеспеченного нотариусом доказательства, но может иметь значение при оценке достоверности последнего.

В параграфе третьем «Заключение эксперта, основанное на данных опроса потребителей, как доказательство в спорах о незаконном использовании товарного знака» рассматриваются вопросы получения, исследования и оценки рассматриваемого заключения эксперта.

24

Одним из фактов, составляющих предмет доказывания в спорах о незаконном использовании товарного знака, является сходство до степени смешения в глазах потребителей и (или) контрагентов (далее – потребителей) незаконно используемого ответчиком обозначения товара с товарным знаком истца.

В работе обосновывается, что только в случае, когда спорные обозначения (используемое ответчиком обозначение товара и товарный знак истца) очевидно тождественны или имеют бесспорное сходство, арбитражный суд не нуждается в специальных познаниях для установления рассматриваемого факта. В остальных случаях при разрешении дел о защите исключительного права на товарный знак возникает необходимость применения специальных познаний для установления степени смешения спорных обозначений.

В соответствии со статьями 4, 8 Федерального закона от 31.05.2001г. №73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» экспертиза основывается на принципах всесторонности и полноты исследований. Исследование, проводимое для установления факта смешения спорных обозначений на основании их сравнения экспертом без проведения опроса потребителей, не может соответствовать названным в законе принципам, так как установление факта вероятного смешения спорных обозначений требует исследования мнения значительного числа потребителей соответствующего товара и не может быть проведено на основании мнения одного (или нескольких) субъектов.

Информация, содержащаяся в опросе потребителей, не исследуется арбитражным судом непосредственно. В арбитражное судебное заседание по делу о незаконном использовании товарного знака представляется документ, который отражает результат научно обоснованного социологического исследования, основанного на данных опроса потребителей и предполагающего получение новых

25

фактических данных, имеющих значение для дела, то есть заключение эксперта.

Такая социологическая экспертиза, основанная на опросе потребителей, обладает определённой спецификой. Сведения, необходимые для проведения экспертного исследования, основанного на опросе потребителей, отсутствуют в материалах дела или у сторон спора и должны быть получены посредством опроса лиц, не участвующих в деле. Для проведения такого опроса специализирующаяся в сфере социологии экспертная организация формирует анкеты с соответствующими вопросами, опрашивает значительное число потребителей с помощью профессионально подготовленных интервьюеров, которые фиксируют ответы потребителей в опросных листах. Полученные для экспертного исследования сведения передаются конкретному эксперту, профессионально владеющему социологическими знаниями и методами, который составляет заключение по вопросу о степени смешения спорных обозначений.

Принципиальное значение для оценки относимости заключения эксперта, основанного на опросе потребителей в целях определения смешения спорных обозначений, имеет содержание вопросов, на которые отвечают потребители. Формулирование таких вопросов относится к профессиональной компетенции социолога, однако арбитражному суду при оценке относимости обсуждаемого доказательства следует выяснять, какие именно вопросы ставились в опросе.

Результат социологической экспертизы может отражать фактическую картину действий, не совпадающую во времени с периодом незаконного использования товарного знака, что вызывает в судебной практике сомнения в относимости такого доказательства.

Обосновывается, что такое экспертное заключение позволяет установить объективную связь с картиной фактических обстоятельств, имевших место при незаконном

26

использовании товарного знака, следовательно, является относимым доказательством.

Рассматриваемое социологическое исследование нередко проводится до возбуждения производства по делу или за рамками судебного процесса. В таком случае оно не является экспертизой по смыслу статьи 82 АПК РФ, что вызывает вопросы о допустимости такого доказательства.

Разделяя позицию, согласно которой заключение несудебной экспертизы, не должно отвергаться как недопустимое, если оно отвечает требованиям, предъявляемым к письменным доказательствам (Сахнова Т.В., Треушников М.К.), автор полагает, что полученное до возбуждения производства по делу заключение эксперта, основанное на опросе потребителей, может быть принято арбитражным судом как письменное доказательство.

В диссертации отмечается, что при возникновении неясностей в заключении эксперта, основанном на опросе потребителей, арбитражному суду следует привлечь социолога, проводившего внесудебное исследование данных такого опроса, для дачи пояснений по содержанию заключения.

Одной из гарантий достоверности исследуемого доказательства является возможность проверки факта проведения социологического опроса. В диссертации предлагается сохранять фамилии интервьюеров и интервьюируемых потребителей без идентификации ответов с целью последующей выборочной проверки их участия в опросе. Таким образом, будет обеспечена проверяемость факта проведения опроса и его результатов не только посредством допроса лица, проводившего опрос, но и в ходе выборочной проверки, которая может быть проведена лицом, участвующим в деле.

Диссертант рассматривает условия, которые должны быть соблюдены в случае назначения судебной социологической экспертизы, основанной на результатах опроса

27

потребителей, а также предлагает примерный перечень вопросов, которые могут быть поставлены арбитражным судом перед экспертом при проведении подобной экспертизы.

По теме диссертации опубликованы следующие работы:

Статьи, опубликованные в изданиях, рецензируемых ВАК РФ:

Жагорина С. Обеспечение доказательств в делах по правовой охране товарных знаков // Арбитражный и гражданский процесс. 2008. №10. С.5-9.

Жагорина С.А. Некоторые проблемы доказывания при применении мер ответственности в спорах о незаконном использовании товарного знака // Юридический мир. 2010. №2. С.43-46.

Мильков П.И., Жагорина С.А. Доказательственные презумпции в гражданском и арбитражном процессе: теоретический аспект // Вестник ННГУ. 2011. №1. С.284 – 287.

Жагорина С.А. Влияние судебного усмотрения на процесс доказывания при взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака // Вестник ННГУ. 2011. №6 (часть 3). С.45 – 48.

Работы, опубликованные в иных изданиях:

Жагорина С.А. Установление факта вины при рассмотрении споров о незаконном использовании товарного знака // Инновации в государстве и праве России / Материалы Международной научно-практической конференции (Нижний Новгород, 29-30 апреля 2009г.). С.254-258.

Мильков П.И., Жагорина С.А. Предмет доказывания: теоретический аспект // Юридическая наука, образование и практика: актуальные вопросы / Сборник научных статей, вып.4. Н.Новгород: Изд-во ННГУ, 2010. С.181-186.