Демченко Т.С. Проблеми гармонізації законодавства України про товарні знаки з міжнародно-правовими нормами

Короткий зміст

У вступі обгрунтовується актуальність теми дисертаційного дослідження, визначаються об'єкт і предмет, мета та основні завдання дослідження, характеризуються методологічна та науково-теоретична основа роботи, її наукова новизна, теоретичне і практичне значення тощо.

У першому розділі "Загальна правова характеристика товарних знаків" досліджується правова природа та функції товарного знака, розкривається сутність права на товарний знак, а також визначаються особливості правової охорони позначень в залежності від форми їх виразу, кола користувачів та ступеня відомості.

У підрозділі першому "Поняття, правовий зміст та функції товарного знака" міститься характеристика товарного знака відповідно до чинного законодавства України, аналізується зміст критичних зауважень, висловлених в юридичній літературі стосовно розуміння законодавцем даного поняття, наводяться аргументи на користь збереження існуючого визначення, здійснюється аналіз основних функцій товарного знака.

Досліджується термінологія, що застосовується у вітчизняному законодавстві стосовно товарних знаків. Обґрунтовується висновок про те, що з метою уніфікації термінології в галузі охорони товарних знаків, необхідно привести існуючі нормативні акти у відповідність до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" і застосовувати до всіх позначень, за якими товари і послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг інших осіб, єдиний термін – знак для товарів і послуг.

В сучасній юридичній літературі висловлено ряд критичних зауважень стосовно визначення знака, що міститься в Законі України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг". З метою запобігання реєстрації позначень фізичними особами без наміру їх використовувати, пропонують обмежити коло суб'єктів, які можуть отримати право на товарний знак, лише юридичними особами та фізичними особами-суб'єктами підприємницької діяльності. Таке обмеження суперечить нормам Договору про закони щодо товарних знаків 1994 р., який є частиною законодавства України. В зв'язку з цим, автором запропоновані інші шляхи вирішення цієї проблеми. Зокрема, для запобігання практиці реєстрації знаків, які не будуть використовуватись в господарській діяльності, слід внести до ст.7 згаданого Закону відповідні зміни, які б стосувались заявки на отримання свідоцтва на знак, і включити в перелік документів, з яких складається заявка, також заяву про наміри використовувати заявлене позначення. А до обов'язків, що випливають з свідоцтва, додати також обов'язок власника протягом, наприклад, трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва подати до компетентного органу докази фактичного використання знака. Крім того, запобігти зловживанням з боку осіб, які отримують право власності на те чи інше позначення не з метою його подальшого використання, а в інших цілях, можна також шляхом введення до законодавства правових норм, якими буде передбачено анулювання знака, заявка на реєстрацію якого подана недобросовісно.

Другий підрозділ "Сутність права на товарний знак" присвячений проблемі визначення правового режиму, який слід поширювати на товарні знаки – правовий режим власності чи виключних прав.

Питання визначення сутності права на товарний знак як безтілесний об'єкт залишається дискусійним в правовій доктрині. Деякі науковці-юристи вважають, що правовий зв'язок між суб'єктом і безтілесним об'єктом за своїми характеристиками не може бути тим самим, що і зв'язок суб'єкта з матеріальною річчю. Іншими словами, на безтілесні об'єкти не може, зокрема, у повному обсязі поширюватись правовий режим власності. В даному випадку мова може йти лише про виключні права певної особи на результати інтелектуальної творчості та засоби індивідуалізації. Аналіз римської правової теорії, а також зарубіжної і вітчизняної доктрини дореволюційного, радянського та сучасного періоду дозволило авторові зробити висновок про те, що право власності є фундаментальним інститутом цивільного права і не може пов'язуватись виключно з матеріальними об'єктами. Об'єктом права власності завжди є майно, тобто будь-які речі, що мають економічну цінність, а, отже, які корисно і можливо привласнити. При цьому тілесність чи безтілесність речі жодним чином не впливає на її здатність бути майном і, відповідно, об'єктом права власності. Найголовнішою ознакою речі, яка здатна перетворити її на об'єкт права власності, є її економічна цінність. Оскільки економічна цінність товарних знаків не викликає сумнівів (яскравим прикладом може бути економічна вартість знаменитих знаків, яка сягає мільйонів доларів), відповідно, не повинно бути сумнівів також щодо їх здатності бути привласненими. Наявність певних законодавчих обмежень правомочностей особи стосовно безтілесних об'єктів (зокрема, обмеження права на знак строком, територією та сферою використання) не свідчить про неможливість розповсюдження на ці об'єкти правового режиму власності. Адже абсолютність права власності полягає не у відсутності будь-яких обмежень прав власника, а в наявності у власника найбільш повної влади над майном в порівнянні з будь-якими іншими суб'єктами. "Втілена в речі свобода особи" в будь-якому випадку має свої межі реалізації. Причому ці межі встановлюються як для тілесних, так і безтілесних об'єктів, і залежать в кожному конкретному випадку від специфічної природи речі та її суспільного призначення. Виходячи з цього, автор відстоює наукову позицію щодо поширення на об'єкти інтелектуальної власності, в тому числі товарні знаки, правового режиму власності.

У третьому підрозділі "Класифікація товарних знаків" досліджуються особливості правової охорони позначень залежно від форми їх виразу, кола користувачів та ступеня відoмості.

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", дотримуючись вимог Директиви ЄС про товарні знаки та Угоди TRIPS, забезпечує правову охорону як товарному знаку досить широкому колу позначень в залежності від форми їх виразу (словесні, зображувальні, об'ємні, кольорові, звукові позначення тощо) за умови наявності у них розрізняльної здатності. В цілому положення Закону відповідають основним міжнародним вимогам з цього питання, однак ряд норм потребує уточнення. Зокрема, це стосується об'ємних позначень, а також позначень, які відтворюють один колір.

Так, на виконання вимог вищеназваної Директиви, автор пропонує внести відповідні доповнення до чинного законодавства із зазначенням для трьохвимірних об'єктів додаткових умов набуття ними правової охорони в якості товарних знаків. Позначення не повинні складатись винятково з форми, що відображає сутність товару, або необхідна для досягнення технічного результату, або забезпечує суттєву цінність маркованому продукту. Стосовно можливості надання правової охорони одному кольору, то за результатами вивчення даної проблеми автор дійшов висновку, що як товарні знаки можна реєструвати лише відтінки основних кольорів за умови набуття ними "вторинного значення" (набуття розрізняльної здатності внаслідок попереднього використання). Оскільки законодавство України не містить подібних обмежень, в дисертації пропонуються відповідні доповнення до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", конкретна редакція яких міститься серед положень, що виносяться на захист.

Товарні знаки класифікують на певні види також в залежності від кола суб'єктів, які мають право ними користуватись. За цим критерієм вони поділяються на індивідуальні; знаки, які перебувають у спільній власності кількох осіб; а також колективні та сертифікаційні. Автор зосереджує основну увагу на визначенні правового статусу та особливостях правової охорони колективних та сертифікаційних знаків, оскільки вітчизняне законодавство не приділяє достатньої уваги цьому питанню. З урахуванням досвіду зарубіжних країн колективний знак визначається як позначення, що дозволяє споживачеві ідентифікувати джерело походження маркованого продукту, приналежність особи, що виробляє товари чи надає послуги, до певного об'єднання. В цілому колективний знак виконує такі ж функції як і звичайний індивідуальний знак. Тому з усіх інших питань на нього слід поширювати аналогічний правовий режим. На відміну від колективного, сертифікаційний знак виступає юридичною гарантією певного рівня якості, безпеки або екологічної чистоти маркованого товару чи послуги. В зв'язку з цим, для нього пропонується передбачити спеціальний правовий режим, зокрема, щодо суб'єктів, які можуть набувати його у власність; осіб, що можуть здійснювати його використання; а також щодо особливостей такого використання і розпорядження, припинення дії свідоцтва на знак та визнання його недійсним.

За ступенем відoмості товарні знаки можна розподілити на звичайні, загальновідомі та знамениті. У вітчизняній правовій науці поділ знаків з високою ступінню відoмості на загальновідомі та знамениті запропоновано автором вперше.

У другому розділі "Умови надання правової охорони товарним знакам в міжнародній практиці та в законодавстві України" проводиться порівняльний аналіз змісту трьох основних умов, якими визначається здатність позначення виконувати функції товарного знака в міжнародному праві та у вітчизняному законодавстві про товарні знаки.

У першому підрозділі другого розділу "Розрізняльна здатність як умова надання правової охорони товарним знакам" висвітлюються проблемні питання, пов'язані із визначенням в законодавстві України переліку позначень, які слід вважати позбавленими розрізняльних ознак, та пропонуються шляхи їх розв'язання.

Зокрема, на думку автора, Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" слід:

обмежити можливість надання правової охорони описовим позначенням іноземного походження, а також позначенням, які є родовими назвами запатентованих об'єктів після закінчення строку дії патенту;

забезпечити власникам знаків право запобігати перетворенню належних їм позначень на загальновживані найменування, зокрема, шляхом надання їм правової можливості протидіяти використанню власних знаків як родових чи видових позначень в словниках, довідниках, енциклопедіях, наукових журналах, підручниках тощо;

забезпечити можливість надання правової охорони знакам, які набули розрізняльної здатності внаслідок їх використання.

У другому підрозділі другого розділу "Товарні знаки та права третіх осіб" основна увага приділяється дослідженню випадків, коли товарний знак не може отримати правову охорону внаслідок існування пріоритетних прав третіх осіб на тотожне чи схоже позначення.

Виходячи з вимог міжнародних договорів, а також законодавчого та доктринального досвіду іноземних країн щодо охорони інтелектуальної власності, в дисертації обґрунтовується необхідність:

1) чіткого визначення у законодавстві України про товарні знаки особливостей правової охорони загальновідомих та знаменитих знаків.

2) вирішення проблеми можливих конфліктів між власниками товарних знаків та фірмових найменувань. Для цього автор пропонує прийняти спеціальний нормативний акт, в якому буде не лише чітко визначено правовий статус фірмових найменувань в Україні, але й врегульовано можливі колізії між фірмовими найменуваннями та іншими засобами індивідуалізації господарюючих суб'єктів і продукції, що ними виробляється чи реалізується.

3) вирішення проблеми можливих конфліктів між власниками товарних знаків-назв лікарських засобів та особами, які добросовісно користуються найменуваннями лікарських препаратів. З цією метою автор вважає за доцільне внести відповідні доповнення до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", конкретна редакція яких виноситься на захист в якості положень, що містять наукову новизну.

У третьому підрозділі другого розділу "Відповідність товарного знака нормам моралі та громадському порядку" на основі порівняльного аналізу законодавчої та правозастосовчої практики провідних країн світу визначаються основні проблеми, пов'язані із встановленням факту відповідності чи невідповідності заявленого позначення нормам моралі та громадському порядку. Проведене дослідження дає авторові підстави стверджувати, що вітчизняне законодавство характеризується не лише наявністю численних прогалин в регулюванні зазначених вище питань, але і певною нелогічністю викладення юридичних норм. З огляду на ці обставини, в роботі запропоновано п.1 ст.6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" викласти в такій редакції: "Згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону як товарні знаки чи як елементи знаків позначення, які:

суперечать нормам моралі, релігії та громадському порядку, в тому числі ті, що в зв'язку з характером позначуваного товару (послуги) принижують честь та гідність відомої в Україні історичної особи або можуть спричинити шкоду її репутації. Використання в складі товарних знаків зображень культових споруд дозволяється лише при наявності згоди компетентного органу відповідної церковної конфесії;

є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар чи надає послугу;

зображують офіційну символіку, захист якої здійснюється у відповідності із ст.6 ter Паризької конвенції по охороні промислової власності, а також іншими міжнародними договорами, учасником яких є Україна. Такі позначення можуть бути включені до знака як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власників".

Окрема увага приділяється вивченню особливостей охорони відомих за часів СРСР знаків (знаків, які використовувались різними підприємствами однієї галузі для позначення однорідної продукції), оскільки в юридичній літературі було висловлено думку, що надання їм правової охорони суперечить суспільним інтересам. На сьогодні в країнах СНД не вироблено єдиного законодавчого підходу до вирішення цього питання. Крім відмови в реєстрації подібних знаків як таких, що суперечать суспільним інтересам, пропонують й інші шляхи розв'язання зазначеної проблеми: застосовувати примусове безоплатне ліцензування, якщо такі знаки вже зареєстровані тим чи іншим суб'єктом або ж реєструвати вказані знаки як колективні. У відповідності до норм Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" дана категорія позначень фактично позбавлена правової охорони, оскільки існує пряма заборона їх реєстрації як товарних знаків. Автор не погоджується з такою законодавчою позицією, оскільки на практиці це призводить лише до конфлікту інтересів добросовісних користувачів відомих в колишньому СРСР знаків та особами, які безпідставно користуються їх репутацією. В зв'язку з цим, в дисертації підтримується пропозиція забезпечувати правову охорону таких позначень, виходячи з факту їх добросовісного використання. З огляду на те, що ця проблема носить міждержавний характер, пропонується в межах країн СНД укласти окрему угоду, в якій буде передбачено єдиний підхід до розв'язання зазначеного проблемного питання.

У третьому розділі "Законодавче забезпечення набуття, використання, припинення та захисту прав на товарні знаки: досвід України та міжнародно-правове регулювання" досліджується рівень відповідності загальноприйнятим міжнародним стандартам законодавчого врегулювання в Україні питань щодо отримання та припинення права на знак, визначення змісту основних правомочностей власника знака, а також цивільно-правового захисту прав власника товарного знака, в тому числі в мережі Інтернет.

У першому підрозділі третього розділу "Юридичні підстави виникнення та припинення правової охорони товарних знаків" аналізується коло неврегульованих чи недостатньо врегульованих вітчизняним законодавством відносин, пов'язаних з набуттям та припиненням права на знак.

Автором пропонується доповнити Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" окремою статтею такого змісту: "Правова охорона товарного знака виникає внаслідок:

національної реєстрації позначення як знака для товарів і послуг компетентним органом виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності;

міжнародної реєстрації позначення як знака для товарів і послуг, якщо така реєстрація поширюється на територію України;

загальновідомості позначення відповідно до ст.6 bis Паризької конвенції по охороні промислової власності;

добросовісного використання до 1 січня 1992 року позначення, яким користувались різні підприємства однієї галузі для позначення однорідної продукції".

Основною підставою виникнення правової охорони товарних знаків в Україні є їх державна реєстрація. Однак не у всіх випадках подача заявки на реєстрацію товарного знака здійснюється з добросовісними намірами. Подекуди заявник намагається отримати право власності на те чи інше позначення з підступними намірами, обманним шляхом або шляхом посягання на права третіх осіб, тобто недобросовісно. Оскільки, виходячи із основних засад цивільного права, недобросовісність завжди тягне за собою певні негативні наслідки для винної особи, наслідком недобросовісного подання заявки повинно бути скасування проведеної реєстрації. З огляду на відсутність в законодавстві України правової норми, спрямованої на розв'язання цієї проблеми, автор вважає за необхідне доповнити п.1 ст.19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" абз. г) такого змісту: "Свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: …г) якщо заявка на реєстрацію знака була подана заявником недобросовісно". При цьому за аналогією права, недобросовісність заявника слід розуміти як усвідомлення обставин, що перешкоджають набуттю ним права власності на заявлене позначення.

У другому підрозділі третього розділу "Зміст права на товарний знак" розкривається зміст правових можливостей власника товарного знака. Враховуючи багатоаспектність цього питання, автор зосереджує увагу на ґрунтовному дослідженні лише тих правових інститутів, які не врегульовані законодавством України і практично не висвітлені у вітчизняній юридичній літературі. У даному випадку йдеться про право заборони. Правове регулювання заборонних можливостей власника товарного знака у вітчизняному законодавстві не відповідає загальноприйнятим міжнародним стандартам в цій сфері. В зв'язку з цим, автор пропонує визначити на законодавчому рівні: 1) коло заборонених до використання розрізняльних позначень, а також товарів і послуг, відносно яких може здійснюватись така заборона; 2) перелік дій, вчинення яких може бути заборонено власником знака; 3) випадки, коли використання товарного знака третьою особою не повинно визнаватись порушенням прав його власника.

Відповідно до вимог Директиви ЄС про товарні знаки до таких випадків має бути віднесено: вuчерпання прав власника знака, використання третьою особою власного імені або описових даних, використання чужого товарного знаку в порівняльній рекламі; позбавлення власника права заборони внаслідок пропущення строку для заперечення проти використання його позначення третьою особою (мовчазна згода власника товарного знака на використання належного йому позначення третьою особою).

Третій підрозділ третього розділу "Цивільно-правовий захист права власності на товарний знак" присвячений дослідженню цивільно-правових аспектів захисту прав власників знаків для товарів і послуг.

Оскільки законодавство України відносить товарні знаки до цивільно-правових об'єктів, на них розповсюджуються основні принципи цивільного права, у тому числі і загальні положення про захист та відповідальність за вчинене правопорушення. У зв'язку з цим автор в загальних рисах окреслює цивільно-правові засади захисту права на товарний знак і зосереджує основну увагу на дослідженні проблеми захисту прав власників товарних знаків в мережі Інтернет.

Нині засоби індивідуалізації підприємства та його товарів і послуг поповнились новими розрізняльними позначеннями – доменними іменами, новизна та невизначеність правового статусу яких призводить до виникнення конфліктів між їх користувачами та власниками інших розрізняльних позначень, у тому числі товарних знаків. З огляду на ці обставини, автор обґрунтовує необхідність законодавчого врегулювання відносин, пов'язаних з отриманням, використанням, припиненням та захистом прав на доменні імена, а також визначення меж здійснення цих прав з урахуванням інтересів інших зацікавлених осіб (перш за все власників товарних знаків та фірмових найменувань). Загальнообов'язкові стандарти щодо правового регулювання цих відносин доцільно визначити на рівні міжнародних норм, не обмежуючись при цьому лише запровадженням більш жорстких правил реєстрації найменувань доменів. Автор вважає, що при розробці відповідних юридичних положень необхідно виходити не лише з позицій захисту прав власників розрізняльних позначень, але і добросовісних користувачів тотожних чи схожих з ними доменних імен.